知问原创丨如何有的放矢地答复“不具有创造性”的审查意见

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关键词：审查意见答复、专利申请文件

前言

专利申请的实审答复阶段中，创造性问题绝对是审查意见中当之无愧的 “一哥”，也是代理师答复工作中的“老大难”。尤其当审查意见中出现大量的“属于行业内常规技术” “本领域技术人员可以轻易想到的” “根据对比文件可以得出技术启示”等程式化评述意见时，往往会让代理师焦头烂额，无从下笔。本文将主要结合笔者自身代理经历，分享对创造性答复的一点经验。

正文

永远不要自我放弃，生活总有意外之喜

代理师在提交专利申请文件之前，基于对现有技术的充分检索和对申请方案的深刻理解，其实对于技术方案的创造性已经有所预判。对于申请的比较简单的技术方案，虽然在先检索并未检索到非常接近的现有技术文献，但基于对实践审查形势的判断，代理师往往是悬着一颗心，对审查意见并没有很乐观的期盼。此种情况下，真等收到全部不具有创造性的审查意见时，往往是觉得果然如此，先失了大半信心，等再看到审查员将各种技术特征归结于常规技术手段，而申请文件中记载方案也确实简单时，可能最后那点微弱的信心也消失殆尽，导致最后自我放弃，敷衍了事，得到驳回结果成为必然。

永远不能丧失希望。这句话放到什么环境下都是适用的。对于相对比较简单的技术方案，和审查员的检索结果相比，只要确实具有一定的区别技术特征，代理师都不应该放弃，而是要据理力争，从各个维度对区别技术特征展开分析，尤其在技术问题和技术效果方面，对比文件中确未公开的，只要提供的反驳意见合理充分，审查员基于客观检索结果判断，仍可能会给予授权。可见，对待实审答复，尽力而为不一定有回报，但敷衍了事是一定没有回报的，所以首先要放平心态，端正态度，无论审查意见如何，专利代理师都不能自我否定，先失了专业信心，后失了职业操守。

寻找外援，借助发明人的专业技术水平

收到专利申请审查意见后，务必要及时和发明人/申请人进行沟通反馈，并努力争取让发明人提供专业技术上的差异分析意见。很多情况下，代理师由于自身工作繁重，往往会将答复延后一段时间处理，甚至在接近绝限日前才进行处理。但与发明人的反馈沟通工作应当尽早进行，最好在审查意见下发初期即和发明人/申请人取得有效沟通，如此有多方面好处：

1. 让发明人/申请人及时获悉审查进度，了解审查过程，并能够充分参与；

尤其对于前期对专利申请方案自信心爆棚，认为自己的技术构想独一无二的发明人而言，撰写前期，代理师可能认为创造性不足，与发明人反复沟通，想让发明人完善交底材料，而发明人却认为代理师在自找麻烦，此时当发明人真正看到审查员的意见分析内容，才会真切理解代理师前期工作的意义，也会为发明人和代理师的后续沟通合作建立了互相理解的桥梁。

2. 让发明人发挥专业能力，以技术专业性说服审查员的不合理意见；

由于大部分审查员毕竟缺乏在某技术领域的实践生产经验，单纯基于申请文件记载和文献检索结果进行创造性评判时，出现一定的技术误解或不恰当的分析结论是非常正常的，这也是给予申请人答复机会的重要意义所在。发明人对于申请方案的技术核心和技术由来是最为了解的，让发明人针对对比文件与申请方案之间的技术差异进行分析说明，其专业性和分析深度都是代理师无法替代的。因此，代理师务必要向发明人及时反馈审查意见和相关文件内容，并解释说明审查意见内容，辅助发明人理解如何进行技术差异分析。

代理师同样比较苦恼的问题是，部分发明人基于省事考虑并不愿意承担这部分对比分析的工作，往往让代理师自我分析处理。当技术方案本身技术专业性确实较强时，为提高答复意见的说服力，建议代理师还是尽量抓住发明人这个最佳最强外援，可以在沟通中着重强调代理师虽可以自行分析处理，但介于对该技术的专业性理解上远不如发明人，因此代理师的自我分析处理的答复意见可能说服力相对较弱，有可能影响专利申请的最终授权，发明人的辅助参与可以有效提高申请的授权可能性这点。多数情况下，一旦涉及到是否能够取得最终授权的问题时，发明人还是愿意花费一些时间的。故而，在与发明人的沟通中，代理师反馈告知是基本操作，更重要的是有效沟通，让发明人跟自己站在同一战营，共同进行答复思路的梳理。

3. 无论成败，与发明人形成良好反馈互动。

在答复审查意见阶段，代理师若是没有和发明人/申请人及时反馈沟通，而是等最终结果下来才告知，获得授权时还好，一旦申请被驳回，申请人在一无所知的情况下容易将驳回结果直接归咎于代理师没有做好工作，容易引发不满情绪。而若是在审查进度的每个阶段代理师都保持与申请人的及时沟通，既能给申请人一定结果预判的心理准备，也能让申请人获悉审查员的审查思路，在技术方案确实较为简单、创造性有所不足的情况下，只要代理师确实积极争取、尽力而为，即使最终申请被驳回，申请人也能认识到根本原因所在，并理解代理师的工作难度，认可代理师的工作；而若能最终获得授权，则对代理师的专业能力更加信任，有利于维护后期合作。简而言之，无论成败，只要尽力而为，工作态度和专业能力，总有一点能被申请人看到。

关注对技术问题的差异分析

对于区别技术特征的分析，技术问题的差异分析尤为重要，能够很大程度上有效抗辩技术启示和常规替换手段的审查论点。大致可分为以下不同情形来处理：

1. 对比文件所披露的技术方案和申请方案虽然存在相同或相似的技术特征，但是两者实际的技术效果和技术作用不同；

审查时一旦检索到对比文件中有技术特征相似或相同的情况，审查员很容易将其视为实质等同公开，缺乏对于深层次的技术问题和技术效果的分析。代理师应尤其关注该技术特征在不同方案中所实际实现的技术效果和技术作用，从该技术效果层面去反推技术问题，该技术问题可能与申请文件背景技术记载的技术问题不完全相符，更多情况下则是对解决该技术问题之下的某一具体手段有更优化的技术效果支撑，即解决了大问题之下某一部分手段的另一实操小问题。通过技术效果的差异分析，往往可以反推出更细致、更具体的实际解决的技术问题。而当申请方案与对比文件所要解决的技术问题不同时，代理师可以主张对比文件并不具有技术启示，也不属于常规替换手段。

2. 申请文件中具有某新的技术特征，能够解决某技术问题，对比文件中不存在该技术问题；

3. 申请文件中具有某新的技术特征，能够解决对比文件自身存在的某技术问题。

上述2、3两种情况基本较为相似，即申请文件中存在新的技术特征是对比文件中不曾公开的，对应地，该技术特征的技术效果多数情况下也是对比文件中不曾具有的，反推至该技术特征所要针对解决的技术问题也应当是对比文件中不曾发现的。同上，当对比文件中的技术方案根本没有意识到存在某技术问题时，则可以主张本领域技术人员没有动机从对比文件中获得解决一个全新技术问题的技术启示。

技术问题是评判一个技术方案的前提，当技术问题不同时，往往对应技术效果的不同，此种情况下技术手段必然是无法实质等同的。因此进行创造性答复时，代理师要首先关注是否能够从技术问题和技术效果层面挖掘不同之处，然后再对应分析技术手段的不同。

善用比喻 ，形象化展示技术思路的明显差异

当发现申请文件和对比文件中存在实质性差异后，如何让审查员通过枯燥的文字，直观认识到两者技术特征的不同，尤其当两者存在相同或相似的技术手段时，以及如何将技术问题和技术效果的不同做形象化展示，是至关重要的。实践中，很多发明创造与现有技术的界线就在于一层窗户纸，一点就透，但重点在于如何让审查员认识到这层“窗户纸”确实存在。此时不妨考虑多用比喻，换个生活化的情况进行说明，可能比单纯的技术语言分析更加形象直观。

举例来说，某申请文件中要求保护某种制胶技术，普通的胶套制备最大的问题是容易产生大量气泡，且没有有效方式能保证去除。申请文件采取的方案是制备胶套时就先将胶套厚度在标准规格之外进行加厚，制备好以后再从外车工剥离一定厚度的胶套，使内部产生的气泡直观显露，此时针对各个气泡逐一补胶密封。审查员经检索发现，大量现有技术文献公开了在胶套制备后进行车工表面花纹的技术，认为本申请的车工操作属于常规技术手段，车工后针对气泡逐一补胶更是常规技术。显然，根据上述情景，虽然都存在车工剥离这一相同的技术手段，技术问题和技术效果的差异却非常清楚，同样是在加工最后阶段进行车工表面剥离，在技术问题的描述上，换个角度形容是否更容易让审查员认可两者的差异呢？

我们可以做以下抗辩：发现气泡以后逐一补胶确为常规技术，但如何先发现气泡的存在区域是前提。正如行军作战一般，面对敌人（气泡），大家或许都知道可以用刀枪剑棒甚至近身肉搏的方法来消灭敌人（正如审查员所述的逐一补胶去除气泡的方式），但是面对敌暗我明、敌人不知所踪的情况，即使装备再齐全、武艺再高超也是空无用武之地！正所谓正面对敌不难，如何正面对敌才是关键所在。申请方案要做的就是撕破伪装，卸下敌人遮掩的面纱，使敌人显露真正面目，才能展开真正较量。为此，巧妙地对胶套进行一定厚度的车削加工，去除气泡的遮蔽，使其内部气泡状态全部显现，生产人员才有机会去确认气泡的位置、分布和多少，并针对性地进行补胶。如此比喻，可以辅助审查员对于技术问题的差异认识更加清晰，代理师的答复论点也更容易被接受认可。

结语

专利申请的实审意见答复是整个专利申请审查阶段的重要环节，也是代理师日常工作中不可避免的重要组成。对于答复，每个代理师都会有自己的分析策略和答复技巧。但技巧再多，基础不可变，保持与申请人/发明人的沟通反馈都是基本的执业操守。在此基础上，百般武艺才能各显神通。以上作为笔者经验的一点浅显之谈，仅供参考。

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本文作者

金贝贝 专利代理师 bb.jin@zhiwenip.com