知问原创丨提交答复意见后，你的专利申请会被直接驳回吗？

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关键词：专利审查、答复意见

前言

专利申请文件提交并缴费后，会经历初步审查和实质审查阶段。若满足专利法对专利三性（新颖性、创造性和实用性）的要求，会顺利获得授权；若经实质审查后，审查员认为专利申请存在实质性缺陷，则会下发第一次审查意见通知书（简称“一通”），给申请人一次意见陈述和申请文件修改的机会。若能够克服审查意见所提出的缺陷，则专利申请成功获得授权；若最终仍无法克服审查意见提出的缺陷，则专利申请的结局走向驳回。

比较有意思的是，专利申请文件经实质审查后，是有可能不经过审查意见答复直接获得授权的，但不经过审查意见的答复，专利申请是绝对不会直接被驳回的，可答复的机会也是有限的。

由此带来的思考是：专利申请驳回通知书应当在什么情况下最终下发？以下将针对不同情景进行说明。

正文

假设专利申请文件的权利要求书内容如下：

1. 一种装置/方法，其特征在于：包括a；

2. 根据权1所述的装置/方法，其特征在于：还包括有b；

3. 根据权1所述的装置/方法，其特征在于：还包括有c；

4. 根据权2所述的装置/方法，其特征在于：还包括有d。

首先需要明确的是：每项权利要求均是一项完整的技术方案。根据引用关系的不同，上述各项权要的技术方案可以对应理解为：1. a方案；2. a+b方案；3. a+c方案；4. a+b+d方案。审查员在一通中评判权要1-4全部不具有创造性，即上述四种方案均不具有创造性，申请人在规定期限内针对专利申请不同情况，分别进行不同方式的答复，所获得的结果也会不同。

方式一：不修改权要，仅提交意见陈述，分析每项权要创造性。

当申请人认为权利要求1要求保护的技术方案与对比文件相比，具有突出的实质性区别技术特征和显著进步时，申请人往往并不愿意对权要范围进行缩减，此时可以不修改权要，而仅提交一份意见陈述，对每项权要具有创造性的理由进行充分分析，以维持原始权要，争取获得最大的权要保护范围。

方式二：以某从权作为新独权，分析新权要创造性，如合并权2和4。即如下所示：

1. 一种装置/方法，其特征在于：包括有a+b+d。

2. 根据权1所述的装置/方法，其特征在于：还包括c。

当申请人根据审查意见和对比文件的分析，认为原权1确实不具有创造性的，一般会对权要进行合并修改，将某部分认为有创造性的权要合并至权1。根据原始权要引用关系的不同，不同的修改方式形成的最终方案会有所差异。上述示例修改中将原从权2、4均合并至权1，由于权2引用权1，权4引用权2，因此合并后新权1的技术方案本质和原从权4相同（均为a+b+d方案），即此种修改是以原从权4作为新的独权。

方式三：将权2和权3合并至权1，分析新权要创造性。

1. 一种装置/方法，其特征在于：包括有a+b+c；

2. 根据权1所述的装置/方法，其特征在于：还包括有d。

由于原始申请中权2和权3均是单独引用权1，此时将权2和权3合并，则出现了原始权要不曾包含的新技术方案（即a+b+c方案）。

方式四：将说明书记载的某个重要区别技术特征p增加到权1中，分析新权要创造性。

1. 一种装置/方法，其特征在于：包括有a+p；

2. 根据权1所述的装置/方法，其特征在于：还包括有b；

3. 根据权1所述的装置/方法，其特征在于：还包括有c；

4. 根据权2所述的装置/方法，其特征在于：还包括有d。

由于原始权要中并未记载技术特征p，此种修改同样导致出现了原始权要不曾包含的新技术方案（a+p方案）。

答复审查意见时，申请人可以选择修改或不修改权要，也可以选择以不同方式修改权要。

那么，审查员在接到一通答复文件时，如果认为仍不满足专利三性，是可以直接驳回，还是应当继续下发审查意见并给予申请人第二次答复机会呢？

对此，审查指南有如下详细规定（审查指南2010版本第二部分第八章6.1节，第254页）：审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第53条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出。但是，如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见或者修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质性的改变，则审查员可以直接作出驳回决定。

如果申请人对申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定。

根据上述规定，审查员绝不能不经审查意见答复而直接驳回专利申请，更重要的是，收到上述不同方式的答复之后，审查员是否可以直接驳回？

针对上述方式一所列示的未对权要作出修改的答复，根据审查指南上述规定，笔者的理解为：当一通答复文件中并未针对指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见时，审查员可以直接作出驳回决定，申请人没有二次答复修改的机会。但是，若申请人针对指出的可驳回缺陷提供了充分的有说服力的意见，则审查员应当继续审查。具体该答复意见是否具有说服力，审查员不应该全凭主观因素考虑，若申请人提供了充分的合理证据和专业的技术差异分析内容予以反驳，则应当认可其说服力；即使认为仍不符合授权条件，但若根据答复意见能够证明审查员在先审查意见内容确有不妥或错误，则审查员应当基于继续审查的情况继续下发二通。

针对上述方式二所列示的以某条从权作为新独权的答复，笔者认为，可以参考对方式一的处理。由于一通意见一般会针对每项权要进行分析评述，若只是将在先申请的某项从权直接修改作为新的独权，因为审查员已经对该项新独权进行过实质审查，类同于方式一的答复，此时若申请人并没有针对可驳回缺陷提出有说服力的意见，则审查员可以直接作出驳回决定。

针对方式三、四列示的答复，修改后的独权为原权要不曾包含的新技术方案，由于审查针对的事实发生实质性改变，无论此时申请人针对可驳回缺陷提出的回复意见是否具有说服力，都应当给申请人再一次答复机会，即至少应当再下发一次二通，而不能直接驳回。

结语

综上所述，审查指南对于审查员在收到申请人一通答复后，是否可以直接驳回专利申请，予以了明确限制。如要直接驳回，需同时满足以下两个条件：（1）答复文件中没有对权利要求书作出实质修改；（2）没有提供有说服力的答复意见。如果仅符合其中一项条件，则审查员应当再给与答复修改的机会。

审查指南相关规定的本意，在于协调申请和审查的双方权利义务，力求既能保证审查效率又可避免审查误伤。而审查答复阶段本就是审查员和申请人之间的对抗，申请人意欲获得更大范围的权利保护，审查员则对申请人要求的过大范围依法进行限缩，以实现公众利益与专利权人利益的平衡。正因如此，作为申请人一方，通常不会在最初交锋就退到底线，而必然是在和审查员据理力争后划清楚河汉界。

如果允许审查员具有任意的一通驳回权，则相当于在一通答复中就要求申请人必须立刻亮出底牌退至底线。虽然专利申请驳回后仍然有复审和行政诉讼的救济途径，但在费用、程序和时间上都会给申请人带来诸多负担。实践中，也会出现即使原始权要记载的技术方案具有授权前景，但是因担心一通答复后被直接驳回，而后续救济程序又漫长繁琐，许多申请人会先一步妥协，修改限缩权要保护范围的情况，导致申请人被迫放弃了其本应拥有的合理权利范围，这对申请人显然是不公平的。审查指南的上述规定，也正是为了避免上述情况出现，合理平衡申请人和审查机构的权利义务，在保障申请人的充分抗辩权同时，尽量精简审查过程，避免浪费审查资源。

但笔者在实践代理中发现，目前越来越多的审查员已经违背了审查指南的上述规定，在申请人提供充分合理的反驳意见，并对权要作出实质性修改（例如上述方式三、四），即审查所针对的事实已经改变的情况下，仍有部分审查员在一通后直接驳回了专利申请。而面对代理师的沟通询问，审查员往往是轻飘飘给出一句“如有不服，可以复审”，就把代理师打发了。而这句“不服，可以复审”的背后，则往往充满了代理师向申请人“有苦难言”的婉转解释，以及申请人面对复审费用和申请期限带来的各种成本压力等。哪怕代理师说破嘴，跑断腿，不惧被客户怼，但申请人想想钱，想想时间，最后说了句：“算了，别折腾了，那么累”。

此时，代理师含着泪，只想问一句：是谁给审查员的自由过了火？大招蓄势待发，还没机会亮出来就先被灭了。

近几年来国知局为规范专利申请行为，已经陆续出台了一系列文件，并采取了蓝天行动、非正常专利申请审查等多项措施，力求从多方面提高专利申请质量，这是非常英明决断之举。但在对申请人和代理机构提出更高要求的同时，也应当关注到审查队伍的规范建设和能力提高必要性，只有各方队伍都不断成长，互相促进，才能真正实现知识产权的繁荣发展，迎来知产行业的春天。

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本文作者

金贝贝 专利代理师 bb.jin@zhiwenip.com