知问原创丨如何对已经提交的专利申请进行修补

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关键词：专利申请、申请文件

前言

一件专利申请递交到国知局并在期限内缴费后，便会进入后续审查和公开程序阶段。对于实用新型和发明而言，审查程序又略有不同。实用新型是采用授权才公开的方式，在专利未授权前是不予公开的，即一件实用新型专利申请如果没有获得授权，可以视为自始不存在，自然也不会对后续其他申请造成影响。发明专利的公开和授权则分属于不同阶段，申请提前公开的发明专利申请在申请缴费几个月后即会公开，但发明专利申请的公开和是否能够授权没有任何关系，经过实质审查后的发明专利申请最终可能是授权或驳回。但无论最终结果如何，由于发明专利申请已经提前公开，可以作为对比文件用于后续专利申请的新创性评判。

实践中，申请人针对一些关键研发产品进行设计时，由于产品研发方向或产品进度更新的变化等，可能出现对在先申请文件不满意的情况。例如，认为在先申请的权利要求保护范围不合理，在先申请文件中存在实质性缺陷可能影响后续审查等，此时若想针对已经提交的专利申请文件进行修改补救，有哪些可以操作的方式呢？各方式之间具有哪些区别呢？

在保留原有申请文件的基础上，申请人具有主动修改和根据审查意见通知书进行修改的机会，但无论是主动修改还是答复审查意见的被动修改，根据专利法第33条规定，对专利申请文件的修改都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原始记载的范围包括文字记载的内容，以及根据文字和说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。而针对答复审查意见时的修改方式要求更为严格，即使修改内容并未超出原始记载范围，以下情形也不允许：

（一）主动删除独立权利要求书的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围；

（二）主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围；

（三）主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题；

（四）主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过；

（五）主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

可见，当申请人意欲对在先申请的权要保护范围作出较大调整，或者针对申请的实质性缺陷内容进行补充修改，无论是采用主动修改或者答复审查意见的被动修改方式都较为受限，难以实现调整和修改的最终目的。此时就需要考虑放弃在先申请，以主动撤回在先申请或要求在先申请优先权的方式，重新申请新专利，以下将主要针对这两种方式的区别进行探讨。

一、主动撤回在先申请，并重新提交修改后的申请文件

优势： 在后申请撰写自由度高，处理时间充分

在先申请文件在公开前即被主动撤回的，在先申请视为自始不存在，因此对在后申请的新创性评判没有任何影响，在后申请能够以最大的自由度重新进行权要布局和说明书撰写，而不受在先申请文件的记载范围限制。且在后申请提交没有具体期限的限制，能够给申请人充足的时间对申请文件进行精雕细琢。当然，实践中还是建议申请文件一旦确定好尽早提交，以抢占更早的申请日，避免新出现其他影响新颖性的对比文件。

局限：撤回时机的把握

主动撤回要想实现上述目的，前提是应当在在先申请文件被公开之前。

比较特殊的是，针对实用新型专利申请而言，若申请人提交后发现在先申请文件存在实质性缺陷，或经审查员审查后下发了关于实质性缺陷的审查意见通知书，此时申请人既可以通过主动撤回在先申请的方式，重新修改申请文件，克服实质性缺陷后重新提交，也可以在下发驳回通知书后，针对该实质性缺陷修改完善后再次提交。但若是在先申请本身并不存在实质性缺陷，申请人意欲对权要布局重新作出较大的调整，则应当在专利申请获得授权前提出主动撤回。

同理，针对发明专利申请而言，也应当在专利申请公开之前提出主动撤回申请，发明专利申请已经公开后再提出撤回专利申请声明的，在先公开文件仍可以作为对比文件用于在后申请的新创性评判。此时如果在后申请只是进行专利权要布局的重新调整，而没有新增区别技术特征，或区别技术特征不具有创造性，则显然在后申请具有较大的授权难度。

二、以在先申请为优先权提交新申请

优势：以优先权日为申请日，抢占更早申请日

根据专利法第29条第2款规定，申请人就相同主题的发明或实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又以该发明或实用新型专利申请为基础向专利局提出实用新型专利申请或发明专利申请的，可以享有优先权。即在后申请的申请日为优先权日，而并非实际递交日，如此可以占据更早的申请日，且在先申请不会对在后申请的新创性造成任何影响。要求优先权后，其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回。

局限：优先权期限以及相同主题的限制

在后申请必须在在先申请日后12个月的期限内提出，且在先申请应当尚未被授予专利权，一旦时间超限或者在先专利申请已经被授权，则无法享有优先权，因此在后申请的提交时机仍然要准确把握。

其次，申请人只能就相同主题的发明或实用新型提出在后申请，此处相同主题具体是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同，即“四同”标准，由此，对在后申请权利要求书的内容有较大限制。举例来说，如果在先申请文件说明书中记载有技术方案a、b、c，在后申请的权利要求书中无论是单独保护a、b、c中的一种或多种，均可以享有优先权；但若是在后申请权利要求书中限定的技术方案为d，则无法享有优先权，而仅能就在先申请中记载的技术方案a、b、c要求部分优先权。因此，当选择采用优先权制度对在先申请进行调整时，在后申请的权利要求书撰写仍会受到限制。若想对权利要求书的布局进行大幅度调整，取决于在先申请说明书中记载的内容是否能够充分支持，对于在先申请文件的撰写质量有更高要求。

结语

综上，专利制度中虽然为申请人提供了多种渠道以进一步完善专利申请，但每一种渠道都有实施特殊性和时机紧迫性，需要申请人及时并准确把握。申请人在进行专利申请时，应当充分根据实际需求，结合在先申请的时间期限和记载内容限制，合理利用不同的方式进行修改补救，以实现对研发成果更准确合理的专利保护。

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本文作者

金贝贝 专利代理师 bb.jin@zhiwenip.com