"不相似”也会构成“相同”——“以子之矛攻子之盾”再次上演

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近日，瑞途收到一份《无效宣告请求审查决定书》，该决定书宣告瑞途所代理请求人请求无效的涉案专利中的6个外观设计全部无效。涉案专利对应的专利侵权纠纷诉讼中，一审和二审均已认定了构成专利侵权，判决被告承担专利侵权赔偿责任。这一无效决定，对于被告来说，无疑是一次翻盘，影响非常重大，不但可能免于赔偿，还能继续经营涉案产品。

这个无效决定有两个非常大的亮点：一是本次无效是“以子之矛，攻子之盾”，使用的证据是专利权人自己的在先申请、在后公开的专利文件；二是准确地梳理了专利法不同法条之间的“相似” “相同”判断的区别。

基本案情

涉案专利是一个涉及路灯的外观设计专利，申请日为2019年10月22日，里面包含了6种设计方案。专利权人起诉我方客户生产销售的产品侵权，一审法院经审理，认定了被告构成侵权。经过深度专利检索，我们发现，专利权人在2019年1月9日申请的一件专利，可能构成涉案专利的“抵触申请”，随即我方在二审前对涉案专利提出了无效请求。

在二审和无效程序中，专利权人表示：涉案专利原先是与对比设计作为一个专利进行的合案申请，但是国知局在审查中认为涉案专利的设计与对比设计不构成相似外观设计，缺乏单一性，所以专利权人将审查员认为不相似的设计另行重新申报了专利，也就是涉案专利。专利权人依此坚持认为：既然国知局之前的审查意见已经认定涉案专利的设计与对比设计之间不构成相似外观设计，所以对比设计也不构成涉案专利的抵触申请。

然而，国家知识产权局依然在无效决定中认定，涉案专利设计与对比设计实质相同，涉案专利的设计缺乏新颖性，并据此宣告涉案专利权全部无效。

律师评析

很多人会有疑问：之前国知局在专利申请审查过程中说两者之间“不相似”，现在在无效程序中，国知局却说两者“实质相同”，这不是自相矛盾吗？

看似矛盾，实际上，此“相似”非彼“相似”。专利法不同法条所涉及的相同或相似判断规则，存在很大差异。

专利申请审查意见中认为“不相似”，无效决定中认为“实质相同”，其实是因为所适用的法条及判断规则不同。具体来说，专利申请审查意见中指出的“不相似”，适用的是专利法第三十一条第二款的规定，依据此条款判断是否构成相似时，具体比对规则是：经整体观察，其他关联外观设计与基本外观设计相比是否相同或相似，二者之间的区别点应当仅限于局部细微变化 ，其比对规则的侧重点在于“整体比对是否相似”。

而无效决定中考虑的实质相同，是适用专利法第二十三条第一款，该条款的“相同”，侧重点在于“包含”，即判断的重点在于现有设计或抵触申请是否包含了涉案专利的所有设计要素。

因此，同样的外观设计之间，在进行是否相同或相似的判断时，针对不同的法律条款，比对的方式和结果可能会“南辕北辙”。

法条参考

1、专利法第二十三条第一款：授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

2、专利法第三十一条第二款：一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。

经办律师

蒋海军 瑞途律师事务所主任 律师、专利代理师 rockjiang@raytoip.com

闫飞 专利法律服务部总监 律师、专利代理师 yanfei@raytoip.com

戎宸 实习律师