瑞途原创 | 从最高院的判例看必要技术特征的认定

【前言】

《专利法实施细则》第二十条第二款规定，“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。” 。当一件专利或专利申请不符合该规定时，简称为“缺必特”。那么，“缺必特”所对应的技术问题究竟如何确定呢？当专利文件中声称解决的技术问题不止一个时，如何界定“缺必特”所对应的声称解决的技术问题？且看最高院的案例如何说。

【案例来源】

关于国家知识产权局专利复审委员会与（瑞士）埃利康亚洲股份公司其他审判监督行政判决书（案号：（2014）行提字第13号）。

【案情简介】

（瑞士）埃利康亚洲股份公司（以下简称埃利康公司）是专利号为ZL02803734.0，名称为“自动的机械停车场中用于机动车水平传送的托架”发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人。在针对涉案专利的无效请求中，关于实施细则第二十条第二款的无效理由为：权利要求1缺少机械和电控两大类技术特征，其中关于电控的技术特征分别记载在权利要求9-15中，权利要求1中的机械部分特征只有支承装置（58、59）、铰链（2）和轮子（3），权利要求1中既缺少部件，又缺少部件间的连接关系，支承装置（58）是被动的，需要主动件支承。权利要求2-4解决托架的平移问题，权利要求5和6解决托架的垂直运动问题。因此，权利要求2-6中的技术特征均是必要技术特征。权利要求1缺少该必要技术特征。

关于权利要求1，审查决定认为：“权利要求1的技术方案中采用了能同时完成支承、定中心、停止移动及抬升机动车的支承装置（58，59），该功能能够解决本发明所要解决的加快传送机动车速度和降低托架成本的技术问题。因此，在权利要求1中应记载完整的技术方案以解决该技术问题。但权利要求1中并没有详细描述支承装置（58，59）的结构，以及如何通过该装置同时完成支承、定中心、停止移动和抬升机动车的功能。权利要求1缺少有关支承装置（58，59）的结构以及通过该装置同时完成支承、定中心、停止移动和抬升机动车功能的方式的技术特征。”，故宣告所述权利要求1无效。

埃利康公司不服被诉决定，遂提起行政诉讼。

经过一审、二审，均维持被诉决定。埃利康公司向最高院申请再审。

最高院经审理认定，被诉决定及一、二审判决未能以涉案专利说明书记载的内容为依据，而是依据权利要求1中记载的技术特征，认定涉案专利所要解决的技术问题为加快传送机动车速度和降低托架成本，认定事实与适用法律均有错误。专利复审委员会应在正确认定涉案专利所要解决的技术问题的基础上，重新对权利要求1是否缺少必要技术特征进行审查，重新作出审查决定。

【案例评析】

本案的主要争议焦点为被诉决定及一、二审判决对涉案专利所要解决的技术问题的认定是否正确，只有在准确确定技术问题的基础上才能对是否缺少必要技术特征进行准确判断。在本案中，对于“缺必特”应对应的“要解决的技术问题”如何界定的问题，既包括了技术问题的确定的一般裁判方向，也包括了当申请文件中声称解决的技术问题不止一个时的特殊裁判，值得认真研究。

一、“缺必特”所对应的技术问题究竟如何确定？

判断一个独立权利要求的技术方案是否缺少必要技术特征，首先应该确定其要解决的技术问题，正确认定实施细则第二十条第二款所称的“技术问题”。

在专利审查过程中，涉及创造性审查时，审查员有时会结合检索的结果重新确定技术问题，那么缺少必要技术特征所对应的技术问题，是原先专利申请文本中记载的技术问题还是审查员重新确定的技术问题呢？

为此，我们需要探究《专利法实施细则》背后的立法目的。《专利法实施细则》第二十条第二款的规定，旨在进一步规范说明书与权利要求书中保护范围最大的权利要求——独立权利要求的对应关系，使得独立权利要求限定的技术方案能够与说明书中记载的内容，尤其是背景技术、技术问题、有益效果等内容相适应。因此，不难理解，实施细则第二十条第二款所称的“技术问题”，是指专利说明书中记载的专利所要解决的技术问题，是专利申请人根据其对说明书中记载的背景技术的主观认识，在说明书中主观声称的其要解决的技术问题；而不应该是审查员依据其检索到的现有技术基础重新确定的专利实际解决的技术问题。

理由在于：其一，在判断权利要求是否具有创造性时，重新确定技术问题的目的，是为了规范自由裁量权的行使，使得对现有技术中是否存在技术启示的认定更为客观，对专利是否具有创造性的认定更为客观。该目的与实施细则第二十条第二款的立法目的存在本质区别。其二，判断创造性时，随着与权利要求进行对比的最接近的现有技术不同，认定的区别技术特征往往也会有所差异，重新确定的技术问题也会随之改变。因此，重新确定的技术问题是动态的、相对的，并且通常不同于说明书中记载的专利所要解决的技术问题。因此，在认定权利要求是否缺少必要技术特征时，亦无法以重新确定的技术问题为基础。

因此，在本案中，在进行“缺必特”判断时，其对应的“要解决的技术问题”应当是专利说明书中所记载的技术问题，即如何解决“机动车的可靠传送，传送的速度，减小传送及停泊机动车所需的空间，和减小用于传送及停泊机动车的托架及相关系统的综合成本。”，而非根据权利要求1中记载的技术特征“能同时完成支承、定中心、停止移动及抬升机动车的支承装置”，错误确定涉案专利所要解决的技术问题为“加快传送机动车速度和降低托架成本”。

二、当申请文件中声称解决的技术问题不止一个时，如何界定“缺必特”应对应的声称解决的问题？

《审查指南》规定：一件专利申请的说明书可以列出发明或者实用新型所要解决的一个或者多个技术问题，但是同时应当在说明书中描述解决这些技术问题的技术方案。审查指南并未规定在独权中应当记载解决所有技术问题的技术特征，在实务中，也通常认为只要独权记载的技术方案能够解决多个技术问题中的一个，就不存在“缺必特”的问题。

本案也再次明确：“在专利所要解决的各个技术问题彼此相对独立，解决各个技术问题的技术特征彼此也相对独立的情况下，独立权利要求中记载了解决一个或者部分技术问题的必要技术特征的，即可认定其符合实施细则第二十条第二款的规定，不应再要求其记载解决各个技术问题的所有技术特征。”。如果一项专利技术方案可以针对多项背景技术，从不同角度、不同方面分别进行技术改进，解决多个技术问题，这样的专利技术方案作出了较多的创新，理应予以充分保护和鼓励。如果要求其记载解决各个技术问题的所有技术特征，会导致独立权利要求中记载的技术特征过多，保护范围被过分限制，与其创新程度不相适应，悖离专利法“鼓励发明创造”的立法目的。

但是，在本案中，最高院也同时明确，“对于说明书中明确记载专利技术方案能够同时解决多个技术问题的，表明专利申请人已明示专利技术方案需要在多个方面同时做出技术改进。能够同时解决多个技术问题本身，构成专利技术方案的重要有益效果，会对专利授权、确权以及授权后的保护产生实质性的影响。因此，说明书中明确记载专利技术方案能够同时解决多个技术问题的，独立权利要求中应当记载能够同时解决各个技术问题的必要技术特征。”，否则，即可能会存在缺少必要技术特征的缺陷。

在本案中，关于涉案专利所要解决的技术问题，涉案专利说明书中列举了十一篇现有技术，针对这些现有技术，说明书中明确记载其解决的技术问题为：“这些方案中没有一个令人满意地解决了涉及以下诸方面的所有问题：机动车的可靠传送，传送的速度，减小传送及停泊机动车所需的空间，和减小用于传送及停泊机动车的托架及相关系统的综合成本。”说明书中亦记载涉案专利与背景技术相比，具有更高可靠性、较快传送、使停车分区变得较短和高度变低、综合成本较低等有益效果。因此，涉案专利要同时解决可靠传送、传送速度、减小空间、减小成本四个方面的技术问题，独立权利要求1中应当记载能够同时解决上述四个方面的技术问题的必要技术特征。

【结语】

由此可见，判断一项独权是否“缺必特”，或者判断某一技术特征是否为必要技术特征时，首先应当准确确定“技术问题“，技术问题的确定和必要技术特征的确定直接相关。而在认定专利所要解决的技术问题时，应当以说明书中记载的技术问题为基本依据，并综合考虑说明书中有关背景技术及其存在的技术缺陷、涉案专利相对于背景技术取得的有益效果等，如此才能更加准确地确定技术问题，进而确定必要技术特征。