瑞途原创 | 浅谈驰名商标认定必要性前置审查

驰名商标的跨类保护是知识产权领域的热点问题, 我国《商标法》第十三条对此做出了相应规定。这一制度对保护商标权人的合法权益，维护正常市场秩序发挥了重要作用，也被很多商标权人在诉讼中作为扩张注册商标权的依据。但如果不加限制地适用驰名商标跨类保护,就会过大地扩张了商标权人的权利,有可能导致权利滥用,损害自由公平竞争。另一方面，现实中也存在企业滥用驰名商标认定进行所谓品牌培育的趋向。为此，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条明确了驰名商标“个案认定”和“按需认定”的原则，即：当事人以商标驰名作为事实依据主张商标权利保护的，法院应当首先审查是否具有进行驰名商标认定的必要性。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条第（一）项进一步规定，被诉侵犯商标权的成立不以商标驰名为事实根据的，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。因此，在具体的案件中，是否认定商标权人请求保护的商标为驰名商标，应遵循必要性原则。

在（2015）粤高法民三终字第402号案件中，原审原告北京三元食品股份有限公司（以下称“三元公司”）拥有第3071663号“三元SANYUAN及图”组合商标、第1227173号“三元SANYUAN及图”组合商标。三元公司认为：被告汕头市金妹××食品有限公司（以下称“金妹公司”）、郑有泉、广州市立有贸易有限公司立有公司使用“三元”商标系对三元公司驰名商标的复制、摹仿，与三元公司的“三元”商标读音完全相同，外观相似，构成近似商标。金妹公司将该商标使用在不相同商品上，容易误导公众，致使三元公司的利益受到损害。因此，三元公司请求法院认定第1227173号以及第3071663号商标为驰名商标，判令三被告停止侵权并承担相应侵权责任。

法院审理中查明，本案两件涉案商标均核定使用第29类商品，而被诉侵权产品为麦片和燕麦食品，属于《类似商品和服务区分表》中的第30类商品。法院认为，虽然涉案商标核定使用商品类别与被诉侵权产品类别不同，但《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款规定，类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的商品。该解释第十二条规定，人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。原审法院认为被诉侵权产品属于麦片，三元公司涉案注册商标核定使用的范围为蛋粉、奶粉等，虽然在《类似商品和服务区分表》中属于不同类别的商品，但麦片与奶粉等产品均属于食品，消费对象相同，多为普通大众消费者。其功能和用途均在于为消费者提供方便、快捷的饮食，并通过超市、商场等市场经营主体进行销售。综合上述因素，二者在生产厂家、销售渠道、消费对象等方面均存在重合，具有较强的关联性，相关公众易认为两商品存在特定联系，故应认定两商品构成类似商品。

在此基础上，原审法院认为通过认定金妹公司在类似商品上使用与三元公司涉案注册商标近似的标识，就足以保护三元公司涉案注册商标权，因此无需对三元公司涉案注册商标是否构成驰名商标进行认定。一审最终认定金妹公司在其生产的类似商品上使用了与三元公司注册商标构成近似的商标，构成商标侵权，并承担侵权责任。三被告不服一审判决，提出上诉，二审法院最终支持了原审法院的上述观点和认定，驳回上诉，维持原判。

上述案例中，虽然原告基于跨类保护的目的请求认定其涉案注册商标为驰名商标，但是法院经审理后认为，原告涉案注册商标核定使用的范围与被告产品类型相同，消费对象相同，其功能和用途一致，进行销售推广的市场经营主体也属于相同类型，综合这些因素，认定两者构成类似商品。因此，通过认定被告在类似商品上使用与原告涉案注册商标近似的标识，就足以保护原告涉案注册商标权，无需进行“跨类”，进而无需对原告涉案注册商标是否构成驰名商标进行认定。

符合必要性原则，是商标侵权案件中是否需要对原告主张的商标进行驰名商标认定，进而进行跨类保护的基本前提。当无需对原告主张的商标进行驰名商标认定即能够保护原告权利，例如仅依据其商标注册类别已经能够实现制止被告侵权行为的效果时，即没有认定驰名商标的必要性，也无需再进行驰名商标认定。

驰名商标认定的必要性审查，是商标侵权案件中适用驰名商标认定的必要前置审查事项，能够排除无需进行驰名商标认定的情形，对于平衡商标权人与他人利益，防止权利滥用,规范企业行为，维护公平的市场竞争秩序具有重要意义。