瑞途原创 | 再议涉外定牌加工中的“商标使用行为”认定

引言

商标使用行为的认定，是商标侵权行为判断的前提。商标侵权行为首先应当是一种商业竞争行为，同时该商业竞争行为以商标使用为竞争手段。在缺乏“商标使用行为”时，即使相关竞争行为具有不正当性，也只能寻求其他法律救济途径而非商标保护可以禁止。

因此，将商标使用行为的认定作为商标侵权行为判断的前置程序，在一定程度上可以有效排除非商标意义的标识使用情形，避免注册商标的绝对符号化，从而确保注册商标法律保护目的的真正实现。

然而，在司法实务中，商标使用行为的认定标准却模糊不清，其中，最高人民法院针对前后三起涉外定牌加工案中商标使用行为的不同认定，更使得商标使用行为的认定变幻莫测，扑朔迷离，其认定思路的变化和调整，值得细细梳理。

案情简介

第一案：（2014）民提字第38号

莱斯公司持有第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标，该注册商标由自然人许浩荣于2003年申请注册并予核准，于2010年核准转让给莱斯公司。

亚环公司受墨西哥储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥。其授权的“PRETUL”相关标识系储伯公司于2002年在墨西哥注册的注册商标。许浩荣所在公司与储伯公司曾有相关贸易关系。

莱斯公司起诉亚环公司上述受托加工并出口行为侵犯其注册商标专权。

一、二审法院经审理均认定，亚环公司涉案行为构成商标侵权，应当承担相应法律责任。

最高院经再审审理认为，商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，其使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为[1]。

最高院据此撤销一、二审判决，驳回莱斯公司诉请。

第二案：（2016）最高法民再339号

上柴公司系第100579号、第624089号注册商标“东风”文字和图形组合商标的商标权人。其中，第100579号商标由上海柴油机厂于1981年注册，该商标最早由上柴公司前身上海柴油机厂于1962年8月1日在我国注册在第1类柴油机（内、外销商品）。

印尼PTADI公司系在印度尼西亚注册成立的公司，其于1987年在印度尼西亚注册取得“DONGFENG（东风）”商标，该商标注册登记类别包括各种电动发电机、交流发电机、柴油发动机和柴油发电机等。

常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。常佳公司在其受托加工的柴油机机体总成和油箱上贴附的标识为印尼PTADI公司授权商标，与上柴公司涉案商标相同。上柴公司据此起诉常佳公司侵犯其注册商标专用权。

上柴公司的柴油机产品自上世纪60年代就出口印度尼西亚市场，印尼PTADI公司于1987年在印度尼西亚抢注了上述“DONGFENG（东风）”商标。上柴公司与印尼PTADI公司就“东风”商标权属争议在印度尼西亚法院进行过多次诉讼，最终生效判决确认维持印尼PTADI公司在印度尼西亚抢注的“DONGFENG（东风）”系列商标，驳回上柴公司在在印度尼西亚的“DONGFENG（东风）”商标注册申请。

一审法院经审理认定，常佳公司涉案行为构成定牌加工，而在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为。一审法院据此驳回上柴公司诉请。

二审法院经审理认定，虽然常佳公司涉案行为可以认定为涉外定牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。二审法院据此撤销一审判决，判决常佳公司承担相应商标侵权责任。

最高院经再审审理认为，在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认；其次，考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。常佳公司从事本案所涉贴牌加工业务之时，上柴公司与印尼PTADI公司之间的商标争议已经印度尼西亚最高法院生效判决处理，印尼PTADI公司作为商标权人的资格已经司法程序确认。上柴公司自行使用相同商标生产相关或同类相关产品，实际已经无法合法出口至印度尼西亚销售。在此情况下，常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响[2]。

最高院据此判决撤销二审判决，维持一审判决。

第三案：（2019）最高法民再138号

本田技研工业株式会社以其持有的中国第314940号、1198975号及503699号“HONDA”注册商标，起诉重庆恒胜集团公司、重庆恒胜鑫泰公司涉嫌商标侵权。

经查，由恒胜集团公司加工生产并由恒胜鑫泰公司出口的涉案摩托车散件，系受缅甸美华公司授权进行定牌加工，系全部出口至缅甸。美华公司授权的缅甸注册商标图样为“HONDAKIT”文字及图形商标，但涉案产品实际贴附的标识中缩小了“KIT”的文字部分，客观上突出了“HONDA”文字部分。

一审法院经审理认定，无法确认被告系涉外定牌加工行为，且涉案产品标识明显突出和强调涉案商品中“HONDA”文字及图形的使用和视觉效果，构成在相同或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，其行为构成商标侵权行为。

二审法院经审理认定，被告所实施的行为是涉外定牌加工行为，且因涉案摩托车散件系全部出口至缅甸,不进入中国市场参与“商业活动”,中国境内的相关公众不可能接触到该产品,因此恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的使用涉案图标的行为不可能在中国境内起到识别商品来源的作用，不属于商标法意义上的商标使用行为，也不存在让中国境内的相关公众产生混淆的问题，没有损害本田株式会社的实际利益,即不具备构成商标侵权 “容易导致混淆”的基础要件。二审法院据此判决撤销一审判决，驳回本田株式会社所有诉讼请求。最高院提审本案，再审判决撤销二审判决，维持一审判决。其判决认定本案被告的涉外定牌加工行为构成商标使用行为的主要理由包括：商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，……在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”；相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性，而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性[3]。

三案判决思路比较

上述三个案件的被告涉案行为均涉及涉外定牌加工行为。但最高院对于被告同为涉外定牌加工的涉案行为，却做出前后不同的判断。

案一中，最高院认为亚环公司依据储伯公司的授权，其使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

案二中，最高院避开了涉案行为作为涉外定牌加工行为是否应认定为“商标使用行为”的认定，而是径直就涉案行为是否会对国内注册商标专用权人的权利造成损害进行判断，认为在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认，且在印尼PTADI公司已经被生效判决确认其合法持有在印度尼西亚的“东风”注册商标，上柴公司自行使用相同商标生产相关或同类相关产品实际已经无法合法出口至印度尼西亚销售的情况下，常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响，并就此得出涉案行为不构成商标侵权的结论。

案三中，最高院强调，在法律适用上要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形。在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”，本案涉案行为具备这种可能性，因此应当认定为“商标使用行为”。

经过上述梳理，我们看到，最高院在不断调整针对涉外定牌加工行为商标侵权的判定思路。如果我们采用案三中的判定思路去裁断案一和案二，是否会得出不同的判断结果呢？答案是显而易见的。

那么，是否是最新的案三判决更符合商标法的现有法律框架和立法本旨，更具有司法的指导性？是否可以排除从裁判结论倒推理由的逆裁判逻辑？是否可以由此归纳和总结出涉外定牌加工行为构成商标使用行为的客观判断标准？还是说，案三判决已经一锤定音，所有涉外定牌加工中的商标贴附行为必然构成商标使用行为？

我们需要从商标法出发。

法律分析

一、关于商标使用行为的法律性质

商标法第四十八条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

依据该规定，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会引发对商品或服务的来源误导或混淆，因此不构成商标法意义上的侵权行为。

正如案一中最高院所强调，商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义[1]。因此，在相关案件审理中，须以涉案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提，来进行商标侵权判断。

案三中，最高院并未否定上述观点，但同时对于商标使用行为进行了详尽的诠释，并在一定程度上否定了案一中关于涉外定牌加工中“商标使用行为”的界定。依照案三中最高院给予的商标使用行为界定标准，案一、案二中的涉案行为均应认定为“商标使用行为”。

重新梳理商标法第四十八条，该条款所规定的“用于识别商品来源”，指的是商标使用人的行为目的在于“识别商品来源”，这包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。在涉外定牌加工中，受托加工方依据委托在加工产品上贴附商标标识行为，其行为目的客观上包括了“用于识别商品来源”。至于该识别作用是否能实际产生，或是实际产生识别作用的区域是否在境内，以及该商标使用行为人实质主体应界定为外国委托方还是国内受托加工方，均无法否定其行为的客观性质。可以决断地说，只要在生产制造或加工的产品上以标注方式使用了商标，就具有了区别商品来源的行为目的，就应当认定为商标法意义上的商标使用行为。如果以案一、案二中最高院所隐含采取的“实际混淆可能性”标准，商标侵权禁止就只能局限于商品已进入市场流通环节的行为禁止，这显然背离了商标保护规定。

二、关于注册商标专用权的地域性限制

作为商标法常识，同一商标在各国取得商标权，仅在各国法律所及的范围内得到承认和保护，这是注册商标专用权的地域性限制。该限制不应当因为任何经营行为的特殊性而被否定。

因此，在涉外定牌加工中，对于国外委托方在外国获得注册的商标，如果没有在中国注册，则在中国不享有注册商标专用权；相应地，国内受托加工方所获得的所谓外国注册商标权利人给予的“商标使用授权”，不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为其不侵犯国内注册商标专用权的抗辩事由。

更进一步来说，在讨论涉外定牌加工中贴附国内商标权人注册商标行为是否构成商标侵权时，我们只需要依据中国商标法，根据国内商标权人所持有的注册商标专用权基础来进行讨论和判断。

当国内商标权人所持有的注册商标专用权存在权利瑕疵时，如案一中，国内商标权人违背诚信原则，恶意攀附国外商标权人商誉取得国内注册商标，可以依法不予以商标专用权保护，而无需在司法中突破注册商标专用权的地域性限制。

三、关于涉外定牌加工行为的特殊性

如前所述，在涉外定牌加工贸易中，国内加工企业接受境外委托，生产与国内商标权人注册商标核定使用的商品相同或类似的产品，并贴附与国内商标权人注册商标相同或近似商标标识，在案三判决之后，将大概率地被认定为商标使用行为，并构成商标侵权。

但基于涉外定牌加工行为的特殊性，仍然有诸多可讨论的特殊问题。

1、涉外定牌加工的商标贴附行为人或行为主体

无可置疑，涉外定牌加工的交易双方实质为加工承揽合同关系。在此前提下，涉外定牌加工中的商标标识贴附是否可以如案一所认定的，仅为“物理贴附”，仅仅是受托加工方基于委托方授权指示而进行的必要加工行为？

涉外定牌加工中的商标标识贴附以“用于识别商品来源”为最终行为目的，这是无法否认的客观事实，该最终行为目的的意思表示者应当是境外委托方，因此，该商标使用行为人实质应为境外委托方，即：在该贴附行为被认定为“商标使用行为”时，实质商标使用人是境外委托方，国内加工方仅在此使用行为实现过程中提供了贴附加工服务，实质是一种帮助行为。因此，在确认涉嫌侵权行为主体时，境外委托方不应缺席。

2、涉外定牌加工的商标贴附行为的法律责任确认

经过以上分析，关于涉外定牌加工的商标贴附行为确认为商标使用行为，应当已无疑义。从法律规定来看，商标侵权行为的归责原则为无过错责任原则，亦不以造成实际损害为侵权构成要件。因此，无论国外委托方和受托加工方是否有过错，该商标使用行为只要可能造成国内注册商标识别功能的减损，即构成商标侵权行为。

关于商标侵权赔偿责任轻重的确认，正如案二中二审法院所确认的，需要充分考虑以下几个因素：

其一，涉外定牌加工产品通常全部用于境外销售，在我国境内不进入市场流通领域，因此，通常对于国内商标权人的实际损害极其轻微，在无证据证明其实际损失时，应当酌轻判赔。

其二，作为被告的国内加工方仅基于加工委托嫌取加工费，也并非商标实际使用人，因此，应当根据其加工费收入而非涉案产品案值确定判赔数额。

其三，国内加工企业对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可，是否进行了必要的审查，是否尽到审查或合理注意义务，是认定国内加工企业是否存在过错的主要因素，也是判赔考虑因素之一[2]。

3、涉外定牌加工中的委托方注册商标的取得或持有状况，对“商标使用行为”认定的影响

案一再审判决之所以偏离商标法关于商标使用行为的界定规定，笔者猜测，是从判决结论倒推判决理由的结果。因为案一中，国内商标权人明显违背诚信原则，恶意抢注了国外委托方的注册商标标识，如果给予其商标保护，明显违背公平正义。

案二中，二审法院在努力地为国内商标权人维护其本应享有的注册商标权益，避免其陷入因为境外商标注册布局迟延所导致的困境。

案三中，国外委托方的商标注册及使用时间均晚于国内商标权人，且实际贴附的商标标识具有明显的混淆故意，如果仅因其为涉外定牌加工行为而否定商标侵权责任，明显有违公平诚信。因此，必须修正前两案所确认的“涉外定牌加工贴附标识不是商标使用行为”的认定。

上述案件所面临的困境，如前所述，完全可以通过检查国内商标权人的注册商标专用权状况来进行判决结果修正，而无需改变商标使用行为的界定标准。

《商标法》第七条第一款规定：申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。新商标法进一步规定，不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回，该类恶意商标即使侥幸注册成功，也可以因其申请恶意而被宣告无效，更不应当获得注册商标专用权的司法保护。如果国内商标权人违反诚实信用原则，涉嫌恶意抢注境外商标，且有证据表明国内加工企业已经对境外委托尽到必要审查或合理注意义务，所有贴牌加工产品均出口的，基于诚实信用原则，国内商标权人不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务[2]。

结语

归根结底，“商标使用行为”的认定标准的应当保持司法一致性，不能把涉外定牌加工简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则。

根据现行商标法规定，涉外定牌加工中贴附商品标识的行为，应当认定为“商标使用行为”。至于具体到各案中，受托加工方涉案行为是否构成商标侵权，以及应当承担的责任轻重，需要结合具体情况具体分析。必要时，可以基于诚信原则，对明显恶意抢注他人商业标识的国内注册商标权利人不予以绝对化保护。

随着我国经济发展，中国作为世界工厂的经济角色正在转变，司法机构对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和纠纷解决，也在不断深化。国内企业需要对涉外定牌加工中产生的商标侵权风险予以足够关注，在国外委托方商标与国内注册商标存在冲突时，应当督促委托方及时解决商标冲突，而不是简单地以涉外定牌加工为不侵权抗辩的唯一路径。

附注：

[1]最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书

[2]最高人民法院（2016）最高法民再339号民事判决书[3]最高人民法院（2019）最高法民再138号民事判决书