瑞途所—专利无效 “新科技”，依据保密审查条款的专利全部无效第一案！

——即保密审查无效案件（5W126301）简评

一、基本案情

2022年5月10日，江苏瑞途律师事务所（后文简称“瑞途所”）代理委托人与浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（后文简称“捷昌驱动”）的实用新型专利无效宣告案胜利结案。

国家知识产权局复审与无效审理部针对5W126301的无效宣告案件作出第55586号无效决定，并以《中华人民共和国专利法（2008修正）》第20条1款作为无效理由宣告涉案专利“一种可伸缩的传动总成装置及升降柱（专利号为201720389490.8）”全部无效。

接受委托后，瑞途所经过对涉案专利的细致梳理发现，本案专利权人在2016年12月20向美国专利商标局提交美国临时申请（并于2017年6月30日在美国提交了正式申请）；而后，本案专利权人于2017年1月10日向中国国家知识产权局提交中国的首次申请，并于2017年4月14日重新提交了本案申请，并要求了2017年1月10日文件的优先权。

而后，瑞途所查阅以往专利无效案件中保密审查条款的运用，分析发明创造完成地、实质性技术方案完成地的举证责任，并反复通过检索证据调整无效宣告请求的思路，试图形成一个完整的证据链，以此证明该发明创造的实质完成地为中国境内，应当依法宣告其全部无效；并于2021年11月25日提出无效宣告请求。

通过数次讨论与口审模拟，选择最优的无效思路和证据组合方式论述该涉案发明创造的完成地为中国境内，以及在无效宣告请求人所提供的证据达到高度盖然性的前提下，专利权人（捷昌驱动）若不能举出相反的证据则应当承担不利后果。

最终合议庭经过认真地审查认同我方的观点，并宣告涉案专利的专利权全部无效。

此外，除了保密审查条款，本案在创造性无效条款上也做了充分的论述，并提供了多个有力的创造性证据组合方式，其中无效证据文件1000余页，创造性的技术特征比对图如下所示。

二、案件要点

本专利属于先在美国提出专利申请，后在中国提出专利申请且未进行保密审查的情形，其能否得到保护，关键在于本专利的实质性内容究竟是在中国完成还是在国外完成的。

首先，请求人负有证明本专利的实质性内容在国内完成的初步证明责任，其举证需要达到高度盖然性的要求，判断本专利的实质性内容是否在国内完成，可以从两个角度考察，即专利权人的住所地和发明人的国籍角度。本案中，请求人提供的证据可以初步证明本专利的实质性内容在国内完成，且达到了高度盖然性的标准。

其次，如果专利权人不能提供充分的反证推翻以上认定，表明本专利的发明创造是在中国完成的，则其应当承担不利后果。本案中专利权人未能提供充分的证据推翻无效宣告请求人的举证，因此合议组认定本专利的发明创造是在国内完成的。

本无效决定的要点在于：专利法第20条是对专利申请人在国内完成的发明或实用新型在国外申请专利的限制，不仅明确规定了在向国外申请专利之前要提交保密审查的义务，亦规定了对不履行保密审查义务将不被授予专利权的后果。专利申请人/专利权人就同样的发明或者实用新型先在国外申请专利，且未履行保密审查手续的，如果有初步证据表明所述发明或者实用新型的实质性内容在国内完成具有高度盖然性，而专利申请人/专利权人又不能提供充分的证据表明其发明或者实用新型的实质性内容在国外完成，则专利申请人/专利权人应当承担其发明或者实用新型不能获得专利保护的法律后果。

三、案件意义

除了本案依靠保密审查条款成功宣告涉案专利全部无效，针对无效宣告请求中保密审查条款运用的文章《论专利保密审查中发明创造完成地的举证责任分配——基于“未经保密审查向外申请专利”的授权和确权程序》也获得南京市律师协会2021年度知识产权优秀论文，本案作为首个依据保密审查条款成功无效的案件，在理论和实务层面上都具有重大意义。

（1）本案详细论证保密审查无效条款的运用方法，发明创造完成地的证明依据，并从保密审查条款的立法目的详细论证了案件中举证责任的转移。

（2）本案从国家知识产权局的角度树立了保护国家技术秘密、避免技术外流的专利无效案件典型，对国家安全的保护具有重要的引导作用，有利于引导广大民众与广大的发明人，并帮助树立“科学有国界”基本意识。

（3）本案的无效决定对拟上市的科技企业具有重大的参考意义，拟上市的科创企业应当重视知识产权的风险防控，特别是针对涉外专利申请，更要务必合理的规划知识产权策略。

四、办案心得

专利无效案件中，技术比对是一方面，更为重要的是代理人要有全面的知识、敢于突破，进而才能灵活的案件处理思路，从不同的角度考虑案件的未来走向，从而为赢得案件奠定基础。

本案代理人简介