知问原创 | 专利权共有人关系僵化后如何行使专利权？

笔者近期接到一个客户的咨询：甲和乙是某专利A的专利权的共有人，其中，甲是专利A的联系人和专利权维护人。甲是自然人，曾任乙公司的总经理，专利A授权的当时，甲、乙均没考虑到该专利的市场价值，因为某种原因，甲已经从乙公司离职，并和其他合作伙伴一起成立了丙公司，丙的经营范围与乙有很大的重叠，两者构成市场竞争关系，甲、乙的关系也呈僵化状态。甲慢慢了解到专利A的市场价值后，就想尽可能的将该价值挖掘出来，但甲知道如果将专利A的专利权单独转让给甲独享，关系僵化后，乙公司同意的可能性不大。现在甲咨询的问题是：甲想将专利A的专利权以许可的方式许可给丙实施，是否有可操作的方案？

现行《专利法》第十四条规定，专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。

除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。

因此，共有专利权的行使系采用共有人约定优先的原则，没有约定的，则适用法定的规则。经回询甲，甲乙当初是没有相关约定的。在共有人没有相反约定的情况下，任何共有人可以单独实施该专利或者单独以普通许可方式许可他人实施该专利；除此之外，以其他方式处置或者行使共有权的，例如转让、放弃、独占许可、提起侵权诉讼等，均应当取得全体共有人的同意。同时，在没有约定的情况下，共有人以普通许可的方式许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。也就是说，在不征得乙同意的前提下，甲只能以普通许可方式许可丙实施专利A，排它许可和独占许可均需要征得乙的同意才行，而且，普通许可给丙获取的使用费要在甲乙之间分配。

那么，甲如何操作才能将自己的专利权利益最大化呢？在以普通许可的方式许可给丙实施外，还有没有其它方案呢？

笔者认为，也可以考虑以下方案：

方案一：即便是普通许可，甲也可以免费或低价普通许可给丙，风险是，乙可能提起该普通许可合同无效或可撤销之诉，因为甲丙涉嫌有恶意串通或显失公平之嫌损害了乙的利益；但实务中，大量存在关联人之间进行免费或象征性费用的普通实施许可，乙针对甲、丙的恶意串通或显失公平的证明并获得司法支持有一定的难度。

方案二：甲如果是丙公司的实际控制人，可以直接以丙为自己的专利实施主体，单独生产销售专利产品，依据法律规定，甲无需就此单独实施利益，与乙分一杯羹。这也是最便捷、最安全的方案。

方案三：找个丁（俗称白手套或稻草人）从甲和乙处买下该专利（交易时丙不出面），再由丁任意许可给丙使用，或者直接转让给甲或丙；风险是如果乙本就知道该专利价值较大，乙可能不会同意转让或狮子大开口，高价索取转让费。

在专利权属不存在争议，甲单独实施或者普通许可他人实施专利不会受到共有权人乙公司的辖制的情况下，笔者不建议甲实施所谓专利“自杀”方案，例如不续缴专利年费，使专利权届期自动失效，或者由稻草人提起专利权无效宣告请求程序。在前一方案中，丙虽然可以从专利权失效之日起免费使用，丙无任何专利实施风险，但是，专利失效后也意味着不仅丙可以免费使用，任何公司、任何人均可以免费自由使用，更麻烦的是，乙很有可能要求甲承担专利权失效所造成的损失，甚至据此提起诉讼，损人亦不利已。而后一种更是两者矛盾最大化后的鱼死网破之举。

司法实务中，专利权共有人关系僵化后因专利权实施而产生的纠纷不在少数。例如，广东省深圳市中级人民法院，案号：（2020）粤03民初31号，涉及申请号为201210235924.0、名称为“一种用于医院大堂的自助终端”的专利侵权纠纷案。该案中，温州医科大学附属第一医院（以下简称温州医院）与深圳市汇利斯通信息技术有限公司（以下简称汇利斯通公司）为涉案专利的专利权共有人。温州医院主张，汇利斯通公司未经其许可，擅自实施涉案专利的行为侵害了温州医院的权利，请求判令汇利斯通公司停止侵权、销毁库存侵权产品并赔偿温州医院经济损失及维权合理开支。

广东省深圳市中级人民法院一审认为，汇利斯通公司依法可以单独实施涉案专利，其不构成对温州医院专利权的侵害；因本案案由系侵害发明专利权纠纷，对温州医院诉讼请求之外的“使用费分配”问题，不予处理，故判决驳回了温州医院的诉讼请求。

温州医院不服，向最高人民法院提起上诉。最高院经审理判决驳回上诉、维持原判。最高人民法院在本案二审（（2020）最高法知民终954号案）中，对“使用费分配”问题作出了认定，明确以下裁判意见：专利申请权或者专利权的共有人未就权利行使作出约定，共有人之一单独实施专利，其他共有人以专利权共有为由，主张分配单独实施专利所获收益的，人民法院不予支持。该案亦被最高人民法院知识产权法庭选入2020年典型案例。

总之，专利A作为无形财产，甲乙均可单独实施该专利或者单独以普通许可的方式许可他人实施该专利，均不会使专利A的资产价值受到减损。发明创造价值的实现有赖于其实施应用，《专利法》第一条也明确规定其立法宗旨之一在于推动发明创造的应用，因此，甲乙均应该尽可能为合法实施专利创造有利条件，以遵循《专利法》的这一原则，上文案例的裁判要旨亦强化了本原则。在专利权共有的情况下，如果规定在任何情况下共有人之一实施该专利都必须获得其他共有人的同意，会阻碍专利更大范围更有效率地实施。

而且，《专利法》第十四条只是规定，许可他人实施该专利的，收取的使用费是应当在共有人之间分配，而没有规定应当在共有人之间平均分配。那么，即使是甲普通许可给丙实施，许可的使用费给乙分配多少？可操作的空间非常大。当然，乙也可以有相应的应对之策，自己组织实施，这种情况下，乙和丙共同面对相同的市场，自由竞争，谁能更快的占有市场，就各看自己本事了。