知问原创 | 微生物领域专利申请中的创造性问题

引言

北京知识产权法院于年初审结的申请号为201310030601.2，发明名称为“纯白色真姬菇新菌株”的专利侵权案件（2017京73民初555号），引起业界高度关注。该案作为国内首例微生物专利侵权案件，其“相同侵权”的判定结论，颇具争议。此案也给微生物领域专利申请带来诸多思考，尤其在全基因组测序分析还不普及和没有统一标准的情况下，微生物领域专利申请如何在取得授权和保护之间求得最佳平衡点，如何准确把握微生物领域专利申请的创造性，值得深入探讨。

一、《专利审查指南》中关于微生物领域专利申请创造性的规定

审查指南第二部分第十章9.4.2.2节规定：

1. 微生物本身

与已知种的分类学特征明显不同的微生物（即新的种）具有创造性。如果发明涉及的微生物的分类学特征与已知种的分类学特征没有实质区别，但是该微生物产生了本领域技术人员预料不到的技术效果，那么该微生物的发明具有创造性。

2. 有关微生物应用的发明

对于微生物应用的发明，如果发明中使用的微生物是已知的种，并且该微生物与已知的、用于同样用途的另一微生物属于同一个属，那么该微生物应用的发明不具有创造性。但是，如果与应用已知的、属于同一个属中的另一微生物相比，该微生物的应用产生了预料不到的技术效果，那么该微生物应用的发明具有创造性。如果发明中所用的微生物与已知种的微生物具有明显不同的分类学特征（即发明所用的微生物是新的种），那么即使用途相同，该微生物应用的发明也具有创造性。

根据审查指南的上述规定可知，“菌种”的创造性判断标准和“菌种应用”的标准不—样。菌种判定创造性时，是与同种的菌种进行比较，主要是根据技术效果；而菌种应用的创造性判定，是与同属的菌种的用途进行比较，如果该菌种的应用产生的技术效果是同属中都没有的，那么其应用具有创造性（生物学家用域、界、门、纲、目、科、属、种对生物加以分类）。

二、菌株是否保藏对创造性的影响

微生物领域专利申请还涉及生物材料保藏问题。通常认为，菌株是否在专利申请日前已经保藏，仅涉及是否充分公开问题，并不影响创造性的判断。例如，北京市高级人民法院（2013）高行终字第1961号行政判决书认为 ，“由于本专利权利要求1涉及一种微生物的应用，只要现有技术中存在已知的、同一个属的、具有同样用途的另一微生物，且该应用没有产生预料不到的技术效果，本专利权利要求1就不具有创造性，不必要求本专利权利要求1的菌株要在本专利申请日前已经保藏。……审查指南关于微生物保藏的有关内容与创造性判断无关……”。但是，在实务实践中，现有技术文件中菌株是否已保藏，对专利申请的创造性影响明显不同。

（一）未保藏的菌株对创造性的影响

如果检索到的现有技术公开了相似的菌株，如非专利文献公开了分类学特征或技术效果与拟申请专利接近的菌株，同时无法通过购买或其他方式可直接获得披露的菌株，其是否影响拟申请专利菌株的创造性需看具体情况。

这里先区分一下菌种与菌株的概念。菌种是显示高度相似性、亲缘关系极其接近、与其他种有明显差异的一群菌株的总称。菌株则表示任何由单个独立分离的单细胞克隆繁殖而成的可以连续传代的纯培养的微生物群体。因此，某一种微生物的不同来源的纯培养物均可称为该菌种的一个菌株。菌种是微生物分类的基本单位，而菌株是微生物实际应用的基本单位。同一种微生物的不同菌株在作为分类鉴定的一些主要性状上是相同的，仅在次要性状上可以有或大或小的差异。[1]

1. 如果仅披露了菌株的名称、种属以及分类学特征，则一般认为其不影响拟申请专利菌株的创造性。

2. 如果该文献还披露了获得该菌株的可重复实现的方法，如特定的来源加上特定的筛选方法，能够准确无疑的制备出分类学特征相似且技术效果相近的菌株，则一般认为其影响拟申请专利菌株的创造性。此时评判创造性不是需要制备出完全相同的拟申请的菌株，而是在同种同属层面上考察拟申请的菌株与披露的菌株在分类学特征或技术效果上是否具有实质性区别。如果能证明拟申请专利的菌株相较于披露的菌株产生了本领域技术人员预料不到的技术效果，那么该微生物的发明应被认为具有创造性。

3. 如果该文献披露制备菌株的方法是通过诱变等不可重复的手段，一般认为其不影响拟申请专利菌株的创造性。

有观点认为通过诱变等获得特定菌株的方法不具有实用性，再现特定技术效果菌株的概率极低，本领域技术人员几乎不能通过重复制备方法而获得披露的生物材料，因而不影响拟申请专利菌株的创造性。

北京知识产权法院（2016）京73行初5923号行政判决认为，“对于保藏号限定的微生物的创造性判断，并不一定要求必须获得对比文件所公开的菌株，即并非是证据1所提到的菌株没有保藏而必然导致不能破坏本专利的创造性，关键还在于证据1公开的制备方法和特征是否给出了足够的技术启示。而在技术启示的判断中，对于某一类微生物而言，如果其制备过程的随机性较小，共性较多，对比文件给出的信息很大可能可以获得不具有实质性区别的菌株，则对比文件给出了相应的技术启示。而对于另一类微生物而言，由于其制备过程中的随机性大，根据对比文件公开的信息，本领域技术人员也很难通过重复该步骤而得到相同的菌株，并且该菌株也获得了预料不到的技术效果，则具备创造性。本案中，证据1中公开的建株方法包括多个随机和偶然因素，包括但不限于：用于建株野生菌株来源的随机性、减毒过程的随机性、基因工程与筛选方法的随机性……因此，即使证据1记载了同本专利绿脓杆菌甘露糖敏感血凝菌毛株基本相同的建株方法和菌学特征，但由于所述建株方法的高随机性和偶然性，本领域技术人员也难以获得本专利的菌株，因而证据1并没有给出相应的技术启示”。

上述判例考虑到诱变产生目标菌株概率的大小，个人认为较为客观。除了诱变方法的选择，微生物材料本身也极大的影响目标结果。如想获得一株耐高温的菌株，如果出发菌株是细菌，则诱变成功的概率较出发菌株为具有子实体的真菌要高很多，因为细菌中细胞膜经诱变，结构改变即可能使细菌本身耐高温环境，且具有特定技术效果的一段遗传片段，在细菌中表达成功的概率也较真核生物高很多。因此，如果该文献披露制备菌株的方法随机性较小、共性较多，大概率能够获得目标菌株，那么将会影响拟申请专利菌株的创造性。

（二）已保藏的菌株对创造性的影响

在实务中，已保藏的菌株对拟申请专利的创造性判定影响，需要区分以下几种情形。

1. 拟申请的菌种为新种

此种情形下，一般认为具有创造性。但在申请文件中需详细记载其分类学特征等。如授权公告号CN108485999B，发明名称为“一种链球菌新种HTS25及其应用”的专利，其申请文件中详细记载了菌种鉴定内容，包括形态鉴定，生化鉴定，16S rRNA测序分析，现有该菌的种中都不具有该申请菌株所描述的特性。同时，其技术效果在相近菌种或菌株中未被披露，因此认定具有创造性并授权。

2. 拟申请菌株的制备方法被公开

类似于上文未保藏的菌株对创造性的影响，如果相同或相似制备方法能准确无误的制备与拟申请的菌株技术效果相同或近似的菌株，一般认为会对创造性产生影响。

3. 拟申请菌株与现有技术中的菌株同属同种

此时一般认为影响创造性，除非申请人能证明拟申请的菌株的应用产生了预料不到的技术效果。

例如北京市高级人民法院（2013）高行终字第1961号行政判决书认为，“本专利权利要求2请求保护的是热带假丝酵母CGMCC0239菌株，附件1公开了热带假丝酵母CGMCC NO.0206，附件2公开了热带假丝酵母H53菌株，附件3公开了一株热带假丝酵母的突变株UH-2-48（也称5号突变株）。这些菌株均属于假丝酵母属的已知热带假丝酵母种，现有技术也已经教导了上述热带假丝酵母能够以十二烷为底物产生十二烷二酸。如前所述，本专利说明书也没有说明权利要求2请求保护的热带假丝酵母CGMCC0239菌株产生本领域技术人员预料不到的技术效果，因此专利复审委员会和原审法院认定权利要求2不具备创造性并无不当，瀚霖公司关于权利要求2请求保护的热带假丝酵母CGMCC0239菌株具备创造性的上诉理由不能成立，本院不予支持”。

4. 拟申请菌株的技术效果可由现有技术中的菌株推知

此时一般认为影响创造性。同样参考北京市高级人民法院（2013）高行终字第1961号行政判决书中的记载，“本专利权利要求1与附件1的区别在于：1、本专利选用的菌株为热带假丝酵母CGMCC0239，而附件1选用的菌株为热带假丝酵母CGMCC0206。2、本专利使用的培养基为正十二烷，产物为十二碳二羧酸，而附件1使用的培养基为长链正烷烃，产物为长链二羧酸。针对上述区别特征，附件2公开了利用基因改造的热带假丝酵母H53菌株对十二烷进行发酵，获得二元酸的方法。附件3公开了多株从正十二烷生产十二烷二羧酸的突变菌株，其优选菌株为5号突变株，即热带假丝酵母突变株UH-2-48。附件2和附件3相结合，公开了以下内容：在以十二烷为基质的培养基中，使用不同的热带假丝酵母菌株能够经发酵生产十二碳二酸。上述菌株均属于假丝酵母属的热带假丝酵母种，在附件2、3的基础上，本领域技术人员容易想到使用热带假丝酵母种中的某一具体突变菌株，在以十二烷为基质的培养基中进行发酵以生产十二碳二酸。而具备上述发酵性能的热带假丝酵母突变菌株系通过常规的诱变方法获得，该方法是本领域的公知常识。因此，在附件1的基础上，结合附件2和附件3的启示，本领域技术人员能够想到通过微生物诱变的方法获得特定的热带假丝酵母菌株，并以该菌株发酵十二烷以生产十二碳二酸。因此，权利要求1不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。专利复审委员会的相关认定正确，应予支持。瀚霖公司认为附件3的菌株并非处于能够为公众获得的状态，故不能作为现有技术。附件3的公开日期早于本专利的申请日，其公开了使用优选的热带假丝酵母突变株UH-2-48从正十二烷生产十二烷二羧酸，而热带假丝酵母CGMCC0239与热带假丝酵母突变株UH-2-48在发酵性能上极为相近，故附件3可以作为现有技术来评价本专利”。

5. 拟申请菌株为已知菌株的突变株

此时创造性的有无在于拟申请菌株与已知菌株技术效果的比对，如原本的技术效果得到增强或产生了意料不到的技术效果，而对突变手段在所不问。此时，说明书中通过对比例证明对技术效果的支持是必要的，但技术效果增强到什么程度可以被认为具备创造性，目前似乎没有统一的标准。如突变之后的拟申请菌株此生代谢产物的量增多，但增多到什么程度即具备创造性，并没有统一的标准。

三、微生物类制品的创造性

微生物类制品指用微生物或其代谢产物等制成的产品。这类物质主要有三类：载体、工具酶、蛋白质和多肽。我国现行的专利法已经对“药品和化学方法获得的物质”授予专利保护，而根据微生物类制品的既有属性，可以按照药品和化学物质的相应标准对其保护。[2]

1. 微生物制品的创造性

如果微生物制品中所包含的活性成分具备创造性，则该微生物制品也具备创造性；如果微生物制品中所包含的活性成分是已知的或者不具备创造性，则根据该微生物制品各成分的构造或各组分的含量是否具有显著的实质特征和确切的进步来判断创造性。

2. 微生物制品方法与用途的创造性

（1）如果方法中所用的生物材料具备创造性，那么使用该生物材料的方法被认定为具有创造性。但是，如果方法中所用的生物材料是已知的，且知道其特定的用途，而生产该生物材料的方法本身与现有技术的方法相比具有区别特征，那么使用该生物材料的方法也具备创造性。如果方法中所用的生物材料是已知的，虽然不知道它可以生产某种目的的物质，但若该生物材料与现有技术中所提及的生物材料生产该种物质的方法本身是相同的，则认为现有技术存在技术启示，那么使用该生物材料生产该种物质的方法不具备创造性。除非其产生的效果是本领域技术人员无法预见的。

（2）如果利用该生物材料生产的物质是新的，其用途不能用相似的物质推导出时，具备创造性。如果物质是已知的，其用途不能由该物质的已知性质推导出时，具备创造性。[3]

四、总结

在进行微生物领域专利申请时，申请人除了要判断拟申请的菌株或其应用的创造性以争取授权，还要考虑到将来维权的可能，毕竟拟申请菌株或其应用的创造性越高，将来觊觎的人越多。申请人应该在申请文件中为拟申请菌株的遗传图谱进行详细的描述，并将拟申请菌株与已知的相近的菌株的差异写进申请文件中，此差异即为申请人诉求的保护点，差异可能为形态学上的差异、基因序列的差异、代谢产物的差异等，但都应围绕技术效果而展开，最大限度的降低将来维权的不确定性。

参考文献

[1] 欧阳石文，保藏号限定的微生物的创造性判断辨析[C]， 提升知识产权服务能力促进创新驱动发展战略——中华全国专利代理人协会年会知识产权论坛优秀论文集，2014，P195。

[2] 茹凯，基因的专利保护问题研究[D]，华东政法学院，2005，P10-11。

[3] 张清奎，医药及生物领域发明专利申请文件的撰写与审査[M]，知识产权出版社，2002，P354-358。