瑞途原创 | 在美国如何进行专利无效？

作者：郭静 | 江苏瑞途律师事务所

（本文约2900字，阅读约需4分钟。）

近年来，美国利用知识产权保护措施制造贸易壁垒十分盛行，中国企业的产品出口美国时，屡遭专利侵权指控或诉讼。在发生专利争议时，被诉侵权人首先需要确定专利权范围，并判断被控侵权产品是否落入专利权范围。一旦被控侵权产品被认定落入专利权范围，对涉案专利提起专利无效请求是被诉侵权人常用的应对策略。

在美国，专利无效程序可以在专利审判和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，简称“PTAB”）进行，也可以在法院程序进行，亦可以在337调查中存在[1]。由《美国发明法案》（AIA）规定的可在专利审判和上诉委员会进行的美国专利无效程序主要包括双方专利复审程序（Inter Parte Review，简称“IPR”）、授权后审查程序（Post Grant Review，简称“PGR”）以及商业方法授权后复议程序（Covered Business

Method，简称“CBM”）；其中IPR程序是被诉侵权人在美国实施专利无效程序中最常用的程序，它可用于挑战现行专利权的有效性[2]。

一、IPR程序的特点

2012年9月16日生效的IPR程序是依据美国法典第35编第31章（35 U.S. Code Chapter 31）的一个新的专利无效程序。此程序在美国专利商标局（以下简称“USPTO”）的专利审判和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，简称“PTAB”）进行。IPR申请人只能根据美国专利法102和103法条对专利提出没有新颖性和创造性的无效请求，而提交的现有技术必须是在先公开的专利或出版物[3]。

与联邦地区法院无效诉讼相比，IPR程序具有流程快、费用低、无效成功率高等特点。一般情况下，启动IPR程序后一年内就可以拿到判决，而联邦地区法院的专利诉讼往往需要2-3年的时间，最快也需要一年多才能拿到最终判决。而且，一般美国律所对IPR程序的预算是30万到50万美元，远低于联邦地区法院的上百万美元的专利诉讼费。

最重要地，IPR程序无效成功率高。在IPR程序中，专利并没有被默认为有效的，这一点与联邦地区法院的专利诉讼以及美国国际贸易委员会的337调查不同。根据美国专利法，联邦地区法院的专利诉讼和337调查中，专利首先被默认为是有效的，在默认专利权有效的前提下，要想推翻确定的专利权，对其进行无效的难度会大大增加，加上联邦法官或陪审团大多不具有专业技术背景，说服他们宣告专利权无效会难上加难。

此外，在IPR程序中，曾对权利要求范围的解释采用“最宽合理的解释”，这导致权利要求范围被解释得比联邦地区法院更宽泛，无效请求人比较容易找到相关的现有技术来挑战其专利有效性，所以更有利于使专利无效。而且USPTO的法官都有专业技术背景，更有自信判决专利无效。据了解，IPR的无效成功率曾达到过87%，IPR推出后，很快就成了专利权人的噩梦[2]。

不过自2018年11月13日起，USPTO要求将“以联邦地区法院的解释标准”取代原先的“最宽合理的解释标准”，使PTAB的权利要求解释标准与联邦地区法院以及美国国际贸易委员会（ITC）的权利要求的解释标准相统一，使得IPR程序中挑战专利有效性的成功率降低。尽管如此，IPR程序仍然是助力中国企业顺利进军美国或更好保护美国市场的“专利杀手”[2]。

二、申请IPR程序的流程

通常，任何人（专利所有人除外）可向USPTO的PTAB提出IPR程序申请，对一项或多项美国专利的有效性进行挑战。具体流程如下：

（1）在IPR申请递交后，PTAB会给予专利权人3个月时间初步回应IPR申请人提出的论点，即在IPR申请递交后的3个月内，专利权人需要进行初步答复；

（2）PTAB在收到专利权人的初步答复后的3个月内，做出是否立案的判断；

这里需要说明的是，IPR程序的立案标准是，如果PTAB认为IPR申请书显示了有“合理的可能性”使至少一个专利权利要求无效，则将启动IPR程序。IPR程序是可酌情裁定的，这意味着PTAB有较大的权力决定是否启动立案，且PTAB是否启动立案的决定是最终裁定且不可提出上诉。

因此，我们在提出IPR申请时，应充分证明所涉及专利中至少有一项权利要求不应取得专利权。

（3）在PTAB做出立案决定后的3个月内，属于专利权人举证期，专利权人可在期限内完成证据发现，并提交正式答辩，修改权利要求。

（4）在专利权人提交正式答辩和修改权利要求后的3个月内，属于IPR申请人举证期，申请人需要在限期内完成证据提交，并对专利所有权人正式答辩及修改权利要求进行答复，并可提出反对修改权利要求。

值得说明的是，PTAB对于专利有效性的举证责任采用“优势证据原则”，即只要申请人对于专利有效性的主张所提供的证据，足以让法官认为相关权利要求无效的可能性比其有效的可能性更大[4]，则后续判决该申请人胜诉的可能性很高。因此，我们应在规定期限内提交有力证据，证明至少有一项权利要求应为无效的。

（5）在申请人答复后，专利权人可以针对申请人意见进行反驳，通常有1个月的时间准备。

（6）接下来根据双方请求确定的开庭时间进行庭审前准备、庭审和最终判决。从立案后至终审判决的审理时间大约为1年，可延长6个月。

三、运用IPR程序的建议

如上所述，IPR程序可用于挑战美国现行专利权的有效性，并具有流程快、费用低、无效成功率高等特点，被一度认为是助力赴美企业度过“专利劫”的有力武器，但是IPR程序也是有风险的。在具体运用IPR程序时，需要重要关注以下几点：

首先，要检查自身是否满足IPR程序申请的必备条件。

包括申请主体是否是除了专利权人之外的任何人；申请时间是否在专利核准（grant）（或重新公告（re-issue））9个月后[5]。这里需要注意的是，如果专利权人已经在联邦地区法院提起了专利侵权诉讼，IPR程序的申请人是专利诉讼中的被控侵权人的话，IPR程序必须在该专利诉讼起诉状合法送达1年内提起IPR申请。

此外，还包括申请人是否已按规定缴纳了IPR程序的官费；申请书是否确定了所有实际利益相关方；申请书是否以书面形式明确被挑战的每一项权利要求、依据及对应证据；申请书是否提供了USPTO根据规则要求提供的所有相关信息；申请人是否向专利权利人或者其委托人提供专利无效文件材料的副本等等。

其次，充分准备高质量的IPR申请文书。

上文也提到PTAB有较大的权力决定是否启动立案，而使其做出立案决定的关键在于我们的IPR申请书上有证据充分证明所涉专利中至少有一个权利要求是无效的。此外，根据规定，如果挑战专利无效方IPR程序中败诉，今后再也不能在任何程序（包括联邦地区法院的专利诉讼和337调查）中根据其他现有技术对专利提出无新颖性和创造性的无效请求。所以，IPR申请文件应该充分准备，争取做到一击即中。

最后，充分了解PTAB的书面决定的禁反言原则。

申请人在USPTO、地方法院民事诉讼、美国国际贸易委员会中，无法根据该书面决定中审查过的理由再度提出专利有效性问题。如果不服书面决定，可上诉至联邦巡回法院。不过，需要说明的是，在法院发出最终书面判决前，如果已经达成和解，则不适用禁反言原则。

结语

IPR程序是中美贸易战中对付专利权人的一种高杀伤力武器，中国企业在进军美国或维护美国市场时，应该了解IPR程序并重视IPR程序的重要性，有效运用IPR程序为专利纠纷斗争增设防线，也为促成和解增添谈判筹码。

[1]http://blog.sina.com.cn/s/blog_1792982a40102yzil.html，深度分析：美国专利无效程序研究，新浪博客。

[2]http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4133/2018/1025/1077876/content_1077876.htm，专利杀手IPR可助赴美企业过好知产关，中国贸易新闻网。

[3]《美国法典》第35卷第311(b)节；见Synopsys, Inc. 诉MentorGraphics Corp.案，814 F.3d1309, 1316（联邦巡回上诉法院2016年）（认定“多方复审不能在所有情况下替代地方法院，例如，仅可在地方法院基于销售限制，标的专利不适格或以不确定性为由挑战权利要求无效。”）。

[4]https://stlaw.pku.edu.cn/hd/4836.htm，美国专利无效之双方复审程序（IPR）研究，北京大学科技法研究中心网站。

[5]http://www.iprdaily.cn/article_16514.html，浅谈美国「IPR多方复审」和「PGR核准后复审」程序，IPRdaily中文网。