知问原创 | 亚马逊卖家被投诉专利侵权怎么办？ ——代理一起亚马逊专利侵权纠纷中立评估Case说起

作者：杜袁成律师 | 安徽知问律师事务所、韩志华（美国律师）、吴雪健专利代理师 | 江苏瑞途律师事务所

（本文2600字，阅读约需5分钟）

去年的教师节9月10日，我的一位校友告诉我，前几天他突然收到来自亚马逊平台的邮件（no-reply-outreach@amazon.com），邮件如下(图1)：

<图1>

邮件的内容很简单：

（1）告诉卖家销售的哪些产品被投诉专利侵权；

（2）告知对应的发明专利号和专利权利人联系方式。

一般情况下，美国本地的专利权人非常强势，我的这位师兄没有急于联系对方。但是被投诉产品对他来说非常重要，他同时也担心亚马逊的零容忍计划。他身边做亚马逊网上销售朋友曾经的相类遭遇，多少让他对这封邮件很紧张。

当晚，我赶紧翻译看完涉案专利的权利要求文本。多年的专利撰写实务经验告诉我，老美的这件专利写得很好（美国专利代理费挺高昂的）。仔细研究后，我给我这位校友电话，告诉他这个case胜率可能低于6成，建议防守处理；为了防止我自己的误判，最好现场进行一个比对（美国发明专利的权利要求和涉案销售产品比对），如果说产品和专利权利要求要保护的技术方案不相同的话，可以由国内专利律师做一个检索分析报告，然后由美国律师向专利权人发出律师函，这样的话至少可以节约相当高的成本。大家都知道美国律师做这个FTO（技术自由实施尽职调查），会相当的昂贵，一般动辄10万美金的量级。这里不是砸美国律师的生意，毕竟两国收入和对于知识产权的态度不同，另外最后还是需要美国律师参与。

第二天，我的校友将涉案的销售产品带到我的办公室进行比对。经过详细比对分析，我们团队一致认为落入了美国发明专利的保护范围，但还需要检索这件美国专利是否为现有技术，专利审查中是否有禁止反悔、专利不可执行等等可能导致这件专利没有专利保护效力的因素。我让他回去等我们的检索分析消息,也告诉他一些替代技术方案，即使删除产品链接，也能重新开始。

当时我们考虑，亚马逊对于商标和版权通过其平台投诉处理很快，对于美国的发明专利侵权投诉会不会使用到近期针对第三方产品listing的实用型专利中立评估程序。

果然，9月17日，我的校友收到亚马逊第二封邮件。

邮件告知：

第一，在三周内直接跟投诉的专利权利人联系，协商解决，如果对方愿意撤销对你的投诉可以让投诉方直接发邮件到：patent-evaluation@amazon.com（该邮件必须由投诉方亲自发送，不接受任何转发的撤诉邮件）；

第二，选择付费参与相关的专利中立评估程序，会有专门的律师团队评估你是否侵权。如果你同意参加，需要在三个星期内完成附件《亚马逊实用程序专利中立评估协议》表二中的“卖方提供的信息”，并提供至邮箱：patent-evaluation@amazon.com。

得知消息，我们团队加快涉案销售产品的专利侵权投诉分析进程。众里寻他千百度，那人却在灯火阑珊处，我们检索分析团队在对美国发明专利审查文件的调取、查询及分析，发现原始申请文本中，权利要求1中的技术特征：“A*********”可以为技术特征“B*********”或者技术特征“C*********”，但在发明申请审查程序中，为了克服创造性的不足，申请人（美国专利权利人）放弃了包含技术特征“C*********”的方案，然而这个被放弃的包含“技术特征“C*********”的技术方案，恰恰是被投诉销售产品所采用的技术方案。基于禁止反悔的限制，我们判断，涉案销售产品并没有落入美国发明专利权的保护范围。

9月21日，完成分析报告后，我告知校友，明确这case有一定胜率，校友也赞同我们团队提出两种方案并行的策略：

（1）将分析报告发送给美国律师，由美国律师向专利权人发出律师函，要求其即时撤回投诉否则承担滥诉的风险；也将分析报告发送亚马逊，告知我们的意见；

（2）同时积极以不侵权抗辩理由，应对亚马逊实用型专利中立评估程序。9月26日签署亚马逊实用程序专利中立评估程序“附件2”中要求的所有信息（图2），并将该协议发回给亚马逊。之后根据亚马逊邮件的附加指令，电汇4000美元到评估人的账户。

<图2>

10月2日，美国律师向专利权人发出律师函（邮件1），要求其承担滥诉的风险；一并告知亚马逊，我们的态度（邮件2），内容如下：

<邮件1>

<邮件2>

11月25日，如我们所料，我们收到专利权所有人提交涉嫌侵权的初步论证（图3），美国专利权人不希望撤回投诉。

<图3>

12月2日，我们作出回应，并将回应的文件发送给美国律师，由美国律师修改后通过电子邮件发送给评估人和专利权人（亚马逊要求回应中的篇幅不得超过15页双倍行距页面。投诉表和附件不计入页数限制。每个提交的文件都必须使用英文）。如下图4：

<图4>

裁定：

在收到回应之日起的14天内，我们也做好了将来的产品替代方案，同时焦急等待评估人宣布裁定。

12月27日，最终裁定结果（图5）：

专利权所有人无法证明被诉销售商品侵犯投诉涉及的专利权。

<图5>

图片来自《安家》

校友在收到裁定后第一时间告知我这个胜利的结果。第三方评估人裁定“专利权所有人无法证明被诉涉案销售产品侵权”的评估结果将导致亚马逊不会考虑或要求被投诉人（平台卖家）采取其他任何措施，并且不会判定任何损害赔偿，律师费或其他费用。就该程序裁定也不得提出上诉或重新评估，这意味着专利权人不能再通过亚马逊平台主张其专利权维权。

回顾并总结下整个案件：

（1）第三方评估程序针对平台卖家非常简便，可以概括为3步骤：评估协议提交、等通知缴付4000元美金和答复概述；

（2）操作起来并不容易，尤其答复概述步骤需要扎实的专利基本功（专利检索很关键）、诉讼经验，专利翻译以及与美国律师沟通的能力（如果有和我们律所合作美国律师一样的可以说中文，可以大大减少工作量）；

（3）亚马逊知识产权政策不同于Top，亚马逊对卖家是零容忍。小卖家在Top很难存活，亚马逊中小卖家却都还不错，但你要习惯亚马逊的零容忍政策，账户千万不要被K掉。亚马逊生态重视IP，反而更加有利于中小卖家崛起。因此在这次中间评估程序中，专利权所有人在评估协议中的“附件1”（图6）中列出了50个以上的ASIN：

<图6>

结果，除了这件case中的涉案销售产品通过知难而上的努力，没有下架外，其他卖家的商品的listing都被移除（图7）。原因很简单，不外乎大部分卖家通知后不参加评估程序，或是没有及时汇款。

<图7>

（4）对于专利权人和平台卖家来说，相对于平台投诉，这个实用型专利中间评估程序显然更加严谨，规范，有力。

最后，有人会问我的校友缴付的那4000元美金的事。当然要相信亚马逊了，因为评估人裁定专利权所有人无法证明涉案销售商品侵权，评估人退还参与评估的平台卖家的4000美元，并另行收取专利权人4000美元。总之，亚马逊的中立评估程序，可以有效抑制平台的滥诉行为，是不是大赞下亚马逊，“奥力给”！