瑞途原创 | 对专利侵权诉讼中抵触申请抗辩的思考

该文章被评为“全国律协知产委2019年年会优秀论文”。

作者：蒋海军、王玉姣、刘琦、胡锋锋 | 江苏瑞途律师事务所

（转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

摘要：

抵触申请是专利新颖性判断中的一种特殊情形，司法实践中越来越多地采纳抵触申请可以参照现有技术抗辩予以处理的规定。本文从抵触申请的概念出发，对司法实践和不同观点进行深入剖析，并分析了抵触申请抗辩与现有技术抗辩之间的区别，对抵触申请不同情形的处理方式进行了探讨，建议司法机关根据实际情况谨慎采用。

关键词：专利侵权，诉讼，抵触申请，现有技术，抗辩

一、前言

在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件，损害该申请日提出的专利申请的新颖性，为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。[1]

早在1968年，德国专利法第四条第二款就规定，未公开的在先申请不作为现有技术，如果对其授予了专利，那么对该在后专利的客体产生了阻却获得保护的效力。1978年的德国专利法明确了在先申请一经公开，不管其后续是否授权，均对在后申请产生了阻却获得专利的效力。[2]

在专利侵权诉讼司法实践中，针对专利侵权指控，常见的抗辩方式有：现有技术抗辩、不侵权抗辩、专利权无效抗辩等。有观点认为，专利侵权诉讼中的被控侵权人主张其实施的技术方案或外观设计是属于抵触申请所公开的技术或设计，从而参照现有技术抗辩的规定处理；更有观点认为，抵触申请抗辩就是现有技术抗辩。

所谓抵触申请抗辩是指：专利侵权诉讼中的被控侵权人主张其实施的技术方案或外观设计是属于抵触申请所公开的技术或设计，从而参照现有技术抗辩的规定，认定被控侵权人的行为不构成侵权。我国现有法律并未对抵触申请抗辩进行明确规定，但司法实践中已有相关裁判适用了抵触申请抗辩，最高院、上海高院、江苏高院、北京高院也出台了抵触申请可以参照现有技术抗辩予以处理的规定。

二、司法审判中抵触申请抗辩的实践

在2010年4月28日的全国法院知识产权审判工作座谈会上，最高人民法院明确了抵触申请抗辩在侵权诉讼中的适用：被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。

此后，在2013年12月，最高人民法院在（2013）民提字第225号民事判决中肯定了被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权时，应该被允许，并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判[3]；2014年12月，最高人民法院在（2014）民申字第1772号民事裁定中支持了被申请人的抵触申请抗辩主张[4]；2015年12月，最高人民法院在（2015）民申字第188号民事裁定中，对抵触申请抗辩的审查判断标准进行了具体论述[5]。

最高人民法院知识产权案件年度报告（2015年）摘要中指出，最高人民法院（2015）民申字第188号民事裁定案件中，被诉侵权人以其实施的技术方案属于抵触申请为由，主张不侵害专利权的，应当审查被诉侵权技术方案是否已被抵触申请完整公开。在该技术方案相对于抵触申请不具有新颖性时，抵触申请抗辩成立[6]。

各地高院根据最高院的精神，也先后出台了与最高院解释相同的规定。2010 年，江苏省高院发布的《侵犯专利权纠纷案件审理指南》第五部分第 5.1.6项规定：被控侵权人以已经公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的, 人民法院可以参照适用现有技术抗辩的规定[7]。2011年，上海市高院的《专利侵权纠纷审理指引》第14、19条规定，被诉侵权人以实施的技术或外观设计是抵触申请中公开的技术方案或外观设计主张不构成专利侵权的，可以类推适用现有技术或现有设计抗辩[8]。2017年，北京市高院的《专利侵权判定指南》第142条规定，抵触申请不能作为现有技术抗辩的理由。但是，被诉侵权人主张其实施的是属于抵触申请的专利的，可以参照该指南第137条关于现有技术抗辩的规定予以处理[9]。

部分法院更进一步有了“境外在先专利申请准用抵触申请抗辩”观点。如（2012）深中法知民初字第607号判决中，就明确“在专利侵权诉讼中，现有技术（或设计）可以作为专利不侵权抗辩的法定事由，而抵触申请可以参照现有技术（或设计）作为专利不侵权抗辩的事由。涉外在先专利申请可以进一步比照抵触申请，作为专利不侵权抗辩的事由。”在此案中，深圳市中级人民法院认为，被告深圳浩特尔公司选择以我国台湾地区的专利设计作不侵权抗辩，该专利的申请日在涉案专利申请日之前，被告可以援引该设计比照现有设计进行抗辩。被控侵权产品与该专利产品均为数码显微镜，经过对比，被控侵权产品的外观设计与该专利设计相同，鉴于此，依法认定被控侵权产品使用了申请在先的我国台湾地区的专利设计，并未侵犯原告的专利权，应当认定被告的不侵权抗辩成立。因此，深圳市中级人民法院判决结果为：驳回原告的诉讼请求。[10]

全国法院系统在司法实践中全面采纳了“抵触申请可以参照现有技术抗辩予以处理”的原则，对于抵触申请抗辩的适用普遍采取支持态度，但同时我们也看到了“境外在先专利申请岂可准用抵触申请抗辩”这样的质疑。因此，非常有必要对这些争议及其背后的法理及原因进行探析，真正厘清问题的脉络，从而考虑如何在专利侵权诉讼中适用抵触申请抗辩。

三、关于抵触申请抗辩适用的争议

虽然司法实践中已有适用抵触申请抗辩的情形，部分法院的规范性文件也对此予以了认可；但适用抵触申请抗辩实质上涉及和触碰了对涉案专利效力的评价问题，由于专利权确权程序和专利侵权程序分属行政和司法管辖，有观点认为法院在专利侵权诉讼程序中原则上不应对涉案专利权的有效性进行评价。在专利侵权程序中能否适用抵触申请抗辩，在学术界和实务界仍存在很大争议。

目前支持抵触申请抗辩的主要理由如下：

（一）抵触申请的存在导致专利权不稳定

由于抵触申请的存在，使得涉案专利本身存在极大的不稳定性，其在无效程序中会因为新颖性的问题而被宣告全部或部分无效，继而在侵权诉讼中，无论是中止或是改判均会导致程序的浪费。而即使是行政决定，其最终效力也是由司法机关作出最后认定，因此抵触申请抗辩在专利侵权诉讼中予以认定具有其合理性。

（二）程序节约原则

2019年3月最高院副院长陶凯元在两会中关于《专利法》第四次修改重要问题的提案，建议在《中华人民共和国专利法修正案（草案）》第四十六条有关专利确权制度的规定中，引入专利权无效抗辩制度。即在侵权诉讼中，对于明显无效的专利权，一旦被告提出无效抗辩，人民法院可以对专利权无效抗辩进行审查。这种审查不是直接否定专利权的效力，而是认定其不符合专利保护条件，在该诉讼案件中对其专利权不予保护，并判决驳回专利侵权诉讼请求。而对于专利权明显无效的判断，存在抵触申请是其中重要的无效理由之一，这也能够间接地支持专利侵权诉讼中抵触申请抗辩的适用。为了进一步节约司法资源，引入抵触申请抗辩。

目前不支持抵触申请抗辩的主要理由如下：

（一）抵触申请的立法本意是为了解决重复授权问题，其本身并非现有技术

抵触申请的规定之所以存在是为了解决重复授权的问题，而禁止重复授权这一原则本身具有两种做法，一是将其中一件专利申请或专利的权利要求与另一件专利申请或专利的权利要求进行比较，如果技术方案相同或有重叠，则认定属于同样的发明创造，不能都被授予专利权；二是将在后专利申请的权利要求与在先申请的说明书和权利要求书记载的全部内容进行比较，判断在后申请的发明或者实用新型是否具备新颖性，如果不具备新颖性，则在后申请不能被授予专利权[11]。我国现行专利法采用上述两种做法并行的方式，也就是针对不同的情况采用不同的做法，而后者是从新颖性的角度出发来落实禁止重复授权原则，无疑更为严苛。而根据抵触申请的权利要求是否获得授权、权利范围如何以及权利范围是否确定，在后申请受到的影响也应当是分情况而定的[12]。

（二）抵触申请判断的复杂性和专业性使得法院很难做出专业、准确的结论

由前述可知，抵触申请的判断标准是“同样的发明或者实用新型”，而对于同样的发明或实用新型，《专利审查指南》第二部分第三章第3.1节规定：被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者抵触申请公布的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型，即在实体上，决定一个专利申请是否与抵触申请构成“同样的发明或实用新型”，需要看二者的技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果四个方面，而且在这四个方面执行“实质上相同”的宽松的考察标准。然而，对于这四个方面“实质上相同”的判断将落入更为复杂、更为专业化的判断规则之中，从实质上来说，需要法院对涉案专利的新颖性做出判断，这已超出绝大多数知识产权法院和知识产权法庭的职权和业务能力范围。

除上述观点之外，还存在其它不支持抵触申请抗辩观点，如从在后申请是否应当被授予专利权角度考虑的，但无论支持还是反对抵触申请抗辩，这些观点都应考虑到抵触申请的法理基础和立法本意，以及抵触申请与现有技术的区别，特别应审慎分析抵触申请与现有技术抗辩的法理差异。因此，深入探讨抵触申请的法理基础，是判断抵触申请抗辩合法性、合理性的核心问题。

四、抵触申请与现有技术抗辩的法理冲突

（一）现有技术抗辩的法理基础

现有技术抗辩的法理在于，现有技术或已经在申请日前已经属于公有领域，或是属于另一个权利保护下的技术（此处考虑现有技术在发生专利侵权纠纷时尚属于另一专利权保护之下的现有技术[13]），对于前者，公众中的任何人都有权自由予以实施应用，任何他人均无权干涉、剥夺这种权利；而对于后者，该现有技术的实施侵犯的是在先的现有技术的专利权，而非侵犯在后的专利权，而由于侵犯专利权的行为是一种民事侵权行为，实行当事人请求原则，只能由该现有技术的权利所有者来主张，在后的专利权人无权主张。

从专利制度的根本价值目标来说，专利权是基于申请人对技术的贡献而授予其的独占垄断权，这种垄断权不应将申请日前的现有技术（包括以进入公有领域的技术和已由在先专利公开但尚未进入公有领域的技术）纳入其范围。现有技术抗辩正是基于专利人利益与社会公共利益之间的平衡考虑，在有证据证明实施的技术或者设计属于现有技术（设计）时，法院不对专利有效性进行评价，而是直接认定不构成侵犯专利权。因此这里本质上与涉案专利权是否稳定没有关系，只是与被诉侵权人所实施技术是否是申请日前的现有技术有关。至于该现有技术是否影响涉案专利的新颖性、创造性，则不属于现有技术抗辩中考虑的问题。

（二）抵触申请的法理基础

抵触申请并非现有技术，其从未进入公有领域，之所以被用来评判在后申请的新颖性，其本质目的和法理是为了避免重复授权，也正是为了防止抵触申请可能分案的情况，所以《专利审查指南》明确将在后申请的权利要求与抵触申请的全文做对比，即将在后申请的权利要求与在先申请的说明书和权利要求书记载的全部内容进行比较。

之所以做这样的规定，是充分考虑了抵触申请后续可能产生的变化，主要有：作为在后申请的优先权、权利要求的修改以及分案申请等情形。例如以抵触申请为优先权文件提出新的申请，有可能将说明书中记载的内容纳入权利要求中，从而使该新申请的保护范围与在后申请的保护范围一致，造成重复授权。同样，在以抵触申请为基础提出的分案申请中，也存在上述将说明书中记载的内容纳入权利要求，从而造成重复授权的情况。为了杜绝以上情况，全面落实《专利法》第九条的禁止重复授权原则，将新颖性判断中抵触申请的对比方式确定为在后申请的权利要求与抵触申请的全文做对比。

（三）抵触申请抗辩的法理缺陷及引发的实务冲突

从以上对现有技术抗辩和抵触申请的法理分析可看出，法院简单的参照现有技术抗辩，将抵触申请作为侵权抗辩的理由，既与现有技术抗辩的法理冲突，也与抵触申请的法理和立法本意不相符，其实质并不是对现有技术抗辩的扩大解释和使用，而是自行创设了一个抗辩原则。

法院适用抵触申请抗辩，更多的从避免专利侵权民事诉讼判决与涉案专利的行政确权判决相矛盾，以及节约程序和司法资源的角度出发，但笔者认为这不足以使其能自行创设抗辩原则，并且可能造成新的民事行政判决相矛盾冲突的情况。

抵触申请是专利确权的范畴，现有技术抗辩是专利侵权抗辩的范畴，两者不能混同。法官采用抵触申请抗辩，是因为他确信该抵触申请一定能够使涉案专利丧失新颖性从而被无效，因此直接判定不侵权。但这样就使法院在专利侵权民事诉讼中实质性的对专利权的效力做了判定，姑且不论其是否有足够的专业性和能力进行这一判定，仅就程序而言，也有越权之嫌，相当于提前替后续可能的行政确权或诉讼做了判断。在一些特定情况下，如果适用抵触申请抗辩判定不侵权之后，在后续行政确权或诉讼中对所谓“抵触申请”又不能认定，甚至维持涉案专利权有效，就会造成更大的实务冲突和司法资源浪费，更无法有效保障专利权人的合法权益。

五、以专利无效抗辩为视角对抵触申请的进一步探讨

抵触申请制度设立的目的在于避免对任何单位或者个人就同样的发明创造重复授予专利权。存在抵触申请的专利申请不具备新颖性，不能被授予专利权，其实际是为了更好地落实“禁止重复授权原则”。因此，抵触申请和禁止重复授权，两者的立法宗旨是一致的，都是为了防止重复授权。[14]

根据抵触申请最终的授权情形，可以分为以下四种情况：

第一，抵触申请未获授权，此处指的是抵触申请被驳回或主动撤回或被视为撤回的情形，那么便无重复授权的可能，在后申请的申请日以前并无现有技术公开其技术方案，因此该抵触申请不应当成为抗辩的理由；

第二，抵触申请获得授权，但其授权的权利要求保护范围与在后申请既不相同，也无重叠，同样地，在后申请的申请日以前并无现有技术公开其技术方案，因此该抵触申请也不应当成为抗辩的理由[15]；

第三，抵触申请获得授权，其授权的权利要求保护范围与在后申请相同或部分重叠，那么对于相同或重叠的部分权利要求，在后申请的权利要求不应当被授权，因此这一部分可以作为抗辩的理由；而对于不重叠的部分，则不应当成为抗辩的理由；

第四，抵触申请尚未被授权，权利范围处于非确定的状态。那么应当先中止侵权诉讼的审理，等待抵触申请权利范围确定后再依据前述三点来判断其能否作为抵触申请抗辩。将抵触申请细分为上述的四种情形，方能够更为准确地探析抵触申请抗辩的法理，从而了解现阶段抵触申请抗辩中所存在的矛盾之处。这也是《专利法：原理与案例（第二版）》所提出的疑问：“专利法是否可以考虑为抵触申请设置一项例外，即抵触申请权利要求之外的内容，并不对在后申请构成抵触？”[15]

当前也存在观点认为抵触申请抗辩的法理依据是保护公众利益，在之前的司法判决中也是此类观点，有人认为，既然有人已经先于一项专利权提出了申请，那么后续的这个专利权就不应该再得到保护，前面都已经申请了，而给予在后申请的保护，这对于社会公众来说是不公平的。这一观点看起来也存在着一定的合理性，但如果是从保护公众利益的角度，那么抵触申请的定义中为什么仅限定为向中国专利局提出的在先申请才有可能构成抵触申请呢？为什么不是针对全世界范围内所有的在先申请、在后公开的同样的发明或实用新型均属于抵触申请的情形呢？或者再进一步，不仅考虑专利文件，是否还应该考虑其他在先提交（投稿）而在专利申请日后予以公开的文章呢？既然在先使用公开都已经放在了全球领域，为什么抵触申请不可以？

这个问题的提出容易让我们想到专利权的地域性，即抵触申请的法理依据更多地还是出于对禁止重复授权问题的考虑。从这一角度考虑，前述问题的答案就不言而喻了，否则这些疑问是难以解答的。

六、结论与建议

抵触申请的立法目的是防止重复授权，专利侵权中不能简单扩张现有技术抗辩的理解和适用，在专利侵权诉讼中判断能否适用抵触申请抗辩时，从抵触申请为禁止重复授权的法理依据出发，应当首先考虑抵触申请实际的后续授权情况，进行分析后再予以处理，不建议直接参照现有技术抗辩适用。从实际情况而言，在专利侵权诉讼阶段采用抵触申请抗辩时，该抵触申请的授权状态绝大多数已经明晰，不太可能存在分案、优先权等情况的发生，这对于确定抵触申请的保护范围是非常有利的，建议司法机关对其权利要求的保护范围予以区分，从而更加准确地在专利侵权诉讼中适用抵触申请抗辩。

参考文献

[1] 专利审查指南2010，第二部分第三章第2.2节.

[2] 鲁道夫‧克拉瑟（单晓光等译）. 专利法（第6版）——德国专利和实用新型法、欧洲和国际专利法[M]，北京：知识产权出版社，第330页.

[3] 最高人民法院（2013）民提字第225号民事判决.

[4] 最高人民法院（2014）民申字第1772号民事裁定.

[5] 最高人民法院（2015）民申字第188号民事裁定.

[6] 最高人民法院知识产权案件年度报告（2015年）摘要.

[7] 江苏省高级人民法院《侵犯专利权纠纷案件审理指南》(2010) 第五部分第 5.1.6项.

[8]上海市高级人民法院《专利侵权纠纷审理指引》 (2011) 第14、19条.

[9] 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》(2017) 第142条.

[10]广东省深圳市中级人民法院（2012）深中法知民初字第607号判决书.

[11] 尹新天. 中国专利法详解（缩编版）[M]，北京：知识产权出版社，2版，194页.

[12] 吴观乐. “抵触申请”对新颖性的抵触. 知识产权[J]，1988年03期.

[13]尹新天. 中国专利法详解（缩编版）[M]，北京：知识产权出版社，2版，534页.

[14] 姚倩杨敏郭佳欣马丽丹李晨. 抵触申请与重复授权的异同浅析. 中国发明与专利[J]，2013年第4期.

[15] 崔国斌. 专利法：原理与案例（第二版）[M]，北京：北京大学出版社，255-256页.

作者简介

蒋海军律师

江苏瑞途律师事务所主任

律师，专利代理师。工学、法学学士，理学硕士，美国华盛顿大学访问学者，江苏省知识产权领军人才。

2018-2019年度被评为“中国优秀知识产权律师榜TOP50”；代理专利案件入选最高人民法院2018年中国法院50件典型知识产权案例 ；代理专利再审案件入选最高人民法院2015年度指导案例；2015年度全国专利民事诉讼榜排名第一的律师团队负责人。

王玉姣

专利代理师，实习律师。理学硕士，毕业于兰州大学，无机化学专业。

从事配位化学、无机材料化学研究7年，具有丰富的科研工作经历；并在化学化工、材料领域发表论文/会议论文十余篇；其中以第一作者发表SCI论文2篇，EI收录论文1篇，核心期刊论文2篇，会议论文1篇；以第二作者发表论文3篇；以第一作者获第二届 Wiley Online Library 优秀文章推荐大赛三等奖。

刘琦律师

律师、专利代理师，法律硕士，南京市律师协会知识产权保护法律专业委员会委员。

刘琦律师具有理工科和法律教育背景，执业十余年来，持续为包括高校、企业、科研院所在内的不同客户提供知识产权法律服务，具有丰富的专利申请、复审、无效和诉讼实务经验，擅长机械、能源环境、材料、电气等领域的专利申请、复审、无效。

胡锋锋

江苏瑞途律师事务所主任助理

专利代理师，实习律师，全国首期专利信息实务人才。

专业从事知识产权法律服务八年，曾获2016年中华全国专利代理人协会年会暨第七届知识产权论坛优秀论文，先后参加两个国家知识产权局立项的知识产权分析评议项目。